提要

組合商標(biāo)的近似認(rèn)定需進(jìn)行要部比對，即將雙方商標(biāo)中發(fā)揮主要識別作用的部分進(jìn)行重點(diǎn)比較和對照。要部的選擇一般需重點(diǎn)關(guān)注組合商標(biāo)中面積較大部分、位置顯著部分、文字部分、臆造部分、知名度部分等，并從該等各個(gè)部分或其組合產(chǎn)生的識別性出發(fā)，進(jìn)行近似性認(rèn)定。

案情

原告：諾基亞公司

被告：無錫金悅科技有限公司

案由：侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛

案號：（2010）浦民三（知）初字第670號

原告諾基亞公司于1896年在芬蘭成立，系世界知名的電信設(shè)備制造商。原告在中國注冊了第357902號“”商標(biāo)，核定使用的商品為第9類的電視機(jī)、無線電話等，有效期自1989年8月20日起經(jīng)續(xù)展后至2019年8月19日止。2008年4月，國家工商行政管理總局商標(biāo)局認(rèn)定原告的“NOKIA”商標(biāo)為馳名商標(biāo)。

被告無錫金悅科技有限公司（以下簡稱金悅公司）于2006年成立，經(jīng)營范圍為研發(fā)加工制造模具等。2010年6月12日，被告向上海海關(guān)申報(bào)出口埃及其生產(chǎn)的液晶電視殼及組件2,250套，申報(bào)價(jià)值46,888.50美元，液晶電視殼的前殼中間位置印刷了一個(gè)“NOKIA EGYPT”字樣的標(biāo)識。經(jīng)原告申請，上海海關(guān)扣留了上述貨物。

原告諾基亞公司訴稱：其第357902號注冊商標(biāo)系馳名商標(biāo)，“NOKIA”品牌產(chǎn)品暢銷全球，具有極大的市場價(jià)值。被告金悅公司未經(jīng)許可，擅自在生產(chǎn)、銷售的相同商品上使用與原告商標(biāo)近似的“NOKIAEGYPT”商標(biāo)，且突出“NOKIA”、弱化“EGYPT”，使相關(guān)公眾誤認(rèn)為其產(chǎn)品與原告存在關(guān)聯(lián)，構(gòu)成侵害原告注冊商標(biāo)專用權(quán)。因此，請求判令被告停止侵權(quán)，賠償經(jīng)濟(jì)損失人民幣50萬元。

被告金悅公司辯稱：“NOKIA EGYPT”系被告的客戶在埃及注冊的商標(biāo)，被告按客戶訂單生產(chǎn)涉案商品的行為合法，且被控侵權(quán)商標(biāo)是“NOKIA”與“EGYPT”的文字組合，原告商標(biāo)系文字和圖形的組合，不屬近似商標(biāo)，故被告不構(gòu)成侵權(quán)。涉案商品已被海關(guān)查扣，未造成原告經(jīng)濟(jì)損失，故即使被告構(gòu)成侵權(quán)，原告主張的賠償額也缺乏依據(jù)。因此，請求駁回原告的訴訟請求。

審判

上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：原告對第357902號“”注冊商標(biāo)享有的專用權(quán)受法律保護(hù)。被告生產(chǎn)并申報(bào)出口的液晶電視殼與原告商標(biāo)核定使用的商品系相同商品，被告使用的“NOKIAEGYPT”商標(biāo)的主要部分與原告商標(biāo)的主要部分相同，兩者屬于近似商標(biāo)，易使相關(guān)公眾對被告商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，構(gòu)成侵害原告注冊商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失等民事責(zé)任。被告所提其使用的商標(biāo)系其客戶在埃及注冊的商標(biāo)、其按客戶訂單生產(chǎn)并出口涉案商品的行為不構(gòu)成侵權(quán)的抗辯意見缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。依照《中華人民共和國民法通則》第一百三十四條第一款第（一）項(xiàng)、第（七）項(xiàng)，《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第五十六條第一款、第二款的規(guī)定，判決：被告立即停止侵害原告的第357902號“”注冊商標(biāo)專用權(quán)，于判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告經(jīng)濟(jì)損失人民幣12萬元。

一審判決后，原、被告均未提起上訴，判決已生效。

評析

商標(biāo)近似的認(rèn)定是商標(biāo)侵權(quán)判定的核心問題，其中組合商標(biāo)的近似認(rèn)定是商標(biāo)近似認(rèn)定的焦點(diǎn)與難點(diǎn)。因組合商標(biāo)由幾部分組成，故對組合商標(biāo)的近似判定需進(jìn)行要部比對。要部比對又稱為商標(biāo)主要部分的觀察比較，是指將商標(biāo)中發(fā)揮主要識別作用的部分抽出來進(jìn)行重點(diǎn)比較和對照，是對商標(biāo)整體比對的補(bǔ)充。要部比對中“要部”的選擇一般需重點(diǎn)關(guān)注組合商標(biāo)中面積較大部分、位置顯著部分、文字部分、臆造部分、具有知名度部分等，并從該等各個(gè)部分或其組合產(chǎn)生的識別性出發(fā)，進(jìn)行近似性判定。本案較好詮釋了“要部”選擇的角度和規(guī)則，具有較好的示例作用。

一、面積較大、位置顯著的部分可以作為要部

在通常的商品交易環(huán)境中，對于商品上使用的商標(biāo)的認(rèn)識，相關(guān)公眾如施以合理注意，則其視覺發(fā)揮著直接的認(rèn)知作用。從視覺角度而言，在組合商標(biāo)中占有較大面積的部分、處于比較顯著位置的部分，通常會(huì)因其視覺沖擊力而在第一時(shí)間給相關(guān)公眾留下深刻印象，而其他面積相對較小、所處位置相對不顯眼的部分則可能會(huì)被忽略，故在視覺效果上，占有較大面積的部分、處于比較顯著位置的部分直接主導(dǎo)了商標(biāo)的識別性，上述部分無疑可以作為要部進(jìn)行比對。

本案中，在比對被控侵權(quán)的“NOKIA EGYPT”標(biāo)識與原告的“”商標(biāo)是否構(gòu)成近似商標(biāo)時(shí)，法院認(rèn)為，在視覺效果上，“”商標(biāo)中的“NOKIA”字樣及其占商標(biāo)整體面積的比例均明顯大于其右上角的圖案，故“NOKIA”顯然是該商標(biāo)的主要部分；被控侵權(quán)標(biāo)識“NOKIA EGYPT”中的“NOKIA”字體比“EGYPT”字體大2倍多，“NOKIA”字樣占該標(biāo)識整體面積的比例大于75%，故“NOKIA”顯然是該標(biāo)識的主要部分。因此，應(yīng)當(dāng)將原告商標(biāo)中的“NOKIA”與被告商標(biāo)中的“NOKIA”作為要部進(jìn)行比對，并鑒于雙方商標(biāo)的要部完全相同，故可認(rèn)定兩者屬于近似商標(biāo)。

二、文字部分可以作為要部

組合商標(biāo)由不同的商標(biāo)要素組成，組合中的不同部分對相關(guān)公眾產(chǎn)生不同的識別作用。實(shí)踐中，許多組合商標(biāo)由文字和圖形組成。相較于組合商標(biāo)中的圖形要素，文字要素往往因其含有“音、形、義”三方面的內(nèi)容而便于相關(guān)公眾呼叫、指認(rèn)，也更容易進(jìn)行記憶，從而產(chǎn)生較強(qiáng)的識別性，故在圖文組合商標(biāo)的要部選擇上一般應(yīng)將文字部分作為要部。世界知識產(chǎn)權(quán)組織指出，“文字部分的近似性通常就足夠了……只有在圖形部分是商標(biāo)的顯著內(nèi)容時(shí)，該圖形部分的近似才會(huì)造成混淆。而且，在組合商標(biāo)中，如果圖形部分也近似，兩個(gè)商標(biāo)文字部分的任何近似都是關(guān)注的重點(diǎn)?！盵1]

本案中，原告的“”商標(biāo)由文字和圖形組成，其中便于消費(fèi)者呼叫、指認(rèn)、記憶并具有識別性的顯然是文字NOKIA，故該文字是該商標(biāo)的要部，應(yīng)當(dāng)以其作為比對對象。

三、臆造部分可以作為要部

商標(biāo)組成要素中，與眾不同、別出心裁的臆造部分通常具有顯著性，對相關(guān)公眾產(chǎn)生識別作用，而商標(biāo)中的程度詞、描述詞等部分通常被認(rèn)為是對臆造部分或者其他部分的加強(qiáng)或說明，往往難以作為組合商標(biāo)的要部。國際保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)協(xié)會(huì)認(rèn)為，“除非兩個(gè)商標(biāo)的非顯著部分左右了商標(biāo)的總體印象，兩個(gè)商標(biāo)包含近似的顯著部分，一般認(rèn)為有混淆的可能?！盵2]

本案中，被控侵權(quán)的“NOKIA EGYPT”標(biāo)識中的“EGYPT”是非洲國家埃及的英文譯名，該文字系通用詞匯，不具有商標(biāo)標(biāo)識的區(qū)別功能，不應(yīng)作為商標(biāo)要部進(jìn)行比對。

四、具有知名度的部分可以作為要部

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定，“判斷商標(biāo)是否近似，應(yīng)當(dāng)考慮商標(biāo)的顯著性和知名度?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》第6條指出，認(rèn)定商標(biāo)近似要考慮請求保護(hù)的注冊商標(biāo)的顯著程度和市場知名度，對于顯著性越強(qiáng)和市場知名度越高的注冊商標(biāo)，給予其范圍越寬和強(qiáng)度越大的保護(hù)。知名度較高的商標(biāo)給相關(guān)公眾的印象必然較為深刻。商業(yè)活動(dòng)中，權(quán)利人獲得了組合商標(biāo)的注冊商標(biāo)專用權(quán)，其往往出于簡便、更易識別的角度而主動(dòng)將組合商標(biāo)中的部分進(jìn)行使用，從而使該部分也具有一定知名度，則該部分可以作為要部進(jìn)行比對。

本案中，原告使用在手機(jī)等通訊工具上的“NOKIA”商標(biāo)被認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)，具有較高的知名度，故就原告、被告組合商標(biāo)或標(biāo)識而言，其中的“NOKIA”給相關(guān)公眾的印象更為深刻，應(yīng)當(dāng)作為要部進(jìn)行比對。

當(dāng)然，在組合商標(biāo)的近似認(rèn)定中，關(guān)于“要部”的選擇應(yīng)當(dāng)結(jié)合個(gè)案而定，可以但不限于適用以上四種規(guī)則，該四種規(guī)則之間也不具有排他適用的關(guān)系。如圖文組合商標(biāo)中的要部選擇，通常以文字作為商標(biāo)近似比對的要部，但絕不排除將圖形作為要部，在圖形系較大面積部分或者處于比較顯著位置或者具有知名度等情形下，無疑應(yīng)當(dāng)將圖形作為要部進(jìn)行比對。