案情簡介：商標代理機構(gòu)未依法履行商標注冊風險告知義務(wù)時的責任

2014年2月，原告青島源木雅居商貿(mào)有限公司（以下簡稱源木雅居公司）與被告南京北標知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司（以下簡稱南京北標公司）簽訂了一份商標注冊協(xié)議，其后，源木雅居公司依約支付了97500元，南京北標公司就涉案商標進行了LOGO設(shè)計，但因源木雅居公司對該LOGO設(shè)計不滿意，故其自行設(shè)計完成并向南京北標公司提交了涉案商標LOGO，后南京北標公司進行了上述系列商標的注冊申請并獲得受理，但未能獲準注冊。國家商標局給出的理由為：一是申請注冊商標與他人在先注冊的“萊克斯頓”“萊克星敦”等商標沖突；二是“萊克星頓”是美國獨立戰(zhàn)爭打響第一槍的地方，為公眾知曉的外國地名，不得作為商標使用。上述第一項理由引證的案外人在第18類商品上申請注冊的第10309112號“萊克星敦”文字圖形組合商標于2013年獲準注冊。此后，源木雅居公司與南京北標公司又簽訂了一份《知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)協(xié)議》，約定由源木雅居公司向南京北標公司支付3500元，后者代前者選擇上述第20類申請注冊商標提起商標復(fù)審。但商標評審委員會以與國家商標局基本相同的理由駁回了上述商標復(fù)審請求。而在2005年、2011年、2013年其他案外主體也曾就“萊克星頓”商標在第20類商品上申請過商標注冊，但都被國家商標局駁回。

法院判決：代理機構(gòu)退換代理費并賠償經(jīng)濟損失

經(jīng)法院審理認為，南京北標公司作為專業(yè)的商標代理機構(gòu)，在“萊克星頓”商標申請已有駁回先例的情況下，對在與已被駁回的“萊克星頓”商標同類商品上進行“萊克星頓”商標申請注冊的風險應(yīng)當知曉，對在與已被駁回的“萊克星頓”商標不同類別的商品上申請注冊的風險應(yīng)當具備相應(yīng)的判斷能力，并有義務(wù)向源木雅居公司明確告知上述應(yīng)當知曉或應(yīng)當有所判斷的風險，以便及時確認源木雅居公司是否自愿承擔繼續(xù)以該商標申請注冊的風險。南京北標公司非但沒有盡到上述風險告知義務(wù)，還通過在商標注冊協(xié)議中設(shè)定“綠色通道”收費項目而又未對該收費項目作明確說明的方式誤導(dǎo)源木雅居公司對南京北標公司辦理涉案商標注冊申請事宜之能力及可能結(jié)果的判斷。而且，在合同實際履行過程中未能采取有效措施對上述風險加以規(guī)避，其應(yīng)當為此承擔相應(yīng)的違約責任。綜合考慮南京北標公司確已按照合同約定履行了部分合同義務(wù)、當將涉案“萊克星頓”商標的顯著性部分加以修改完善后相關(guān)商標具有獲準注冊的潛在可能性等因素，不宜將涉案合同未全面履行的責任完全歸咎于南京北標公司。鑒于南京北標公司對源木雅居公司主張的全部損失并不具有完全的應(yīng)當預(yù)見或可預(yù)見性，遂判決南京北標公司向源木雅居公司退還代理費并賠償經(jīng)濟損失合計80000元；駁回源木雅居公司的其它訴訟請求。

律師說法：關(guān)于代理機構(gòu)的風險告知義務(wù)

我國合同法第五十二條、第五十四條分別對合同無效與可撤銷、可變更的情形進行了規(guī)定。當商標代理機構(gòu)未履行上述法條規(guī)定的商標申請注冊風險告知義務(wù)，且存在利用自身的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢以欺詐等方式向委托人推薦商標等行為，從而出現(xiàn)合同法第五十二條、第五十四條規(guī)定之情形時，涉案合同即會成為無效合同、可撤銷合同或可變更合同。對于無效或已被撤銷的合同，應(yīng)按照合同法第五十八條之規(guī)定，即“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當折價補償。有過錯的一方應(yīng)當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應(yīng)當各自承擔相應(yīng)的責任”進行處理。就本案而言，簽訂涉案商標注冊協(xié)議與商標復(fù)審協(xié)議是原被告雙方的真實意思表示，且這兩份協(xié)議本身并不違反法律規(guī)定、亦不損害公共利益及他人合法權(quán)益，不存在合同無效的情形。從原告源木雅居公司的訴訟主張來看，也不存在撤銷合同的可能。故本案判決承認了兩份協(xié)議的有效性。

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