一、判斷商標外觀設(shè)計能否注冊成為立體商標的幾點要素

立體商標在美國是受到保護的，申請注冊此類商標不需要額外的費用，但是在申請立體商標注冊的時候要對商標本身的可注冊性進行分析。

如果要提交一個立體商標申請，申請人需要提交一個商標描述的翻譯文件，如果申請人認為一份翻譯文件不足以說明完整描述商標特性，申請人還可以附加一個請愿書，進一步說明。但是，不論提交何種文件，申請人必須指出所申請的商標是立體的。如果該商標為一個工業(yè)品外觀設(shè)計(以下簡稱外觀設(shè)計)，申請人必須提供額外的充分證據(jù)，證明所申請商標具有商標顯著性特征。

審查員通常要求申請人至少提交一個描述該立體商標的圖樣，或者提交一個請愿書(petition)對商標進行進一步描述。當然，無論遞交何種材料，都要充分說明商標是三維立體的。如果所申請的商標本身是一個外觀設(shè)計，申請人則需要提交額外的證據(jù)證明其作為商標具有足夠的顯著性。

立體商標取得注冊的條件，除了必須具備一般商標注冊的條件以外，還有一些特殊的要求。作為立體商標申請，需要從功能性、純裝飾性和外觀設(shè)計的三個角度綜合分析該商標的顯著性和可注冊性。

盡管立體商標在美國是可以注冊保護的，但是商標必須是非功能性的和非純裝飾性(neither functional normerelyornamental)的。所謂“非功能性”就是要求作為立體商標注冊的三維標志，不能具有“功能”特征，否則不予以注冊。

美國《民事侵權(quán)行為法匯編(一)》第742條就“功能性”特征作出如下定義：“一種物品的特征如果對物品的目的和作用，或?qū)庸さ谋憷唾M用，或?qū)υ撐锲返氖褂玫犬a(chǎn)生影響，則該特征屬于功能性的……”作為立體商標要求的非功能性是絕對的，即只要有任何一點功能性特征就不能注冊。

同時，商品的裝飾性特征不具有將申請商標同其他商標相區(qū)別的功能。作為商標注冊的一般原則，裝飾性特征可以歸類于一個整體，具有注冊性。但是純裝飾性則不具備商標的特征和可注冊性。在辨別裝飾特征的注冊性時，如下因素需要考慮：

1．申請商標的商業(yè)特征；

2．相關(guān)的商業(yè)規(guī)則；

3．第二途徑；

4．商標顯著性的證據(jù)；

立體商標在美國的申請過程中，審查員享有很大的自由裁量權(quán)。根據(jù)一般性的規(guī)定，除非外觀設(shè)計具有顯著性特征，一般不會被核準注冊。產(chǎn)品的特性一般不具有天然的顯著性，只有通過提交額外的證據(jù)證明顯著性特征，才可能獲得商標的注冊性。

二、外觀設(shè)計的立體商標保護

符合商標注冊條件的工業(yè)品外觀設(shè)計申請作為商標，特別是平面商標取得注冊，受商標法保護是不成問題的。但是對于大部分工業(yè)品外觀設(shè)計而言，不具備商標注冊條件，因而難以取得商標法保護，特別是在那些不保護立體商標的國家和地區(qū)。但是對于保護立體商標的美國，情況就不同了。有相當多以產(chǎn)品或包裝形狀為特征或特征之一的工業(yè)品外觀設(shè)計，凡是符合法定條件的，都有可能作為立體商標取得注冊，得到商標法保護。因此產(chǎn)生了一個對外觀設(shè)計選擇知識產(chǎn)權(quán)保護類型的問題：是采用外觀設(shè)計權(quán)保護，還是采用商標權(quán)保護。

在美國傳統(tǒng)的商標分類中，商品標記所具有的顯著性由強到弱依次是：任意性或想象性標記，指示性標記，描述性但具有第二含義的標記，以及不能作為商標使用的通用標記。外觀設(shè)計不具有內(nèi)在顯著性，不能直接指示商品的來源，相當于上述的描述性標記。所以，是否具有市場上的“第二含義”就成了對外觀設(shè)計提供商標權(quán)保護的重要的甚至是唯一的條件。

在美國，從業(yè)人士一般是按以下原則處理的：對于采用外觀設(shè)計專利保護的一項外觀設(shè)計，其權(quán)利所有人一般不能再將其作為商標申請注冊，即使外觀設(shè)計專利失效以后也不可以，唯一的例外是對商品包裝的外觀設(shè)計，如果這種設(shè)計不是主要以“功能性”為目的，并且在實際使用中已具備了“區(qū)別性(即顯著性)”，在外觀設(shè)計專利期滿失效后，仍可以作為立體商標申請注冊。

如果一件尋求商標權(quán)保護的外觀設(shè)計獲得過外觀設(shè)計專利權(quán)，那么，該外觀設(shè)計就是非功能性的。因為，外觀設(shè)計專利法所保護的是非功能性的外觀設(shè)計，如果某一申請案中的外觀設(shè)計是功能性的，專利局在審查中就會將其排除在外觀設(shè)計專利法保護的范圍之外。