一、商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)的沖突的原因

從理論上說，商標和外觀設(shè)計這兩者應(yīng)當是互不交叉的兩個權(quán)利領(lǐng)域，商標和外觀設(shè)計是商品或產(chǎn)品的不同側(cè)面，各自有其展現(xiàn)的軌道，應(yīng)當在各自領(lǐng)域內(nèi)平行發(fā)展。

但實踐中，商標和外觀設(shè)計均使用在商品的外包裝上，當表現(xiàn)為平面的外觀設(shè)計沒有商標法律所禁止注冊的內(nèi)容時，如沒有表現(xiàn)商品通用的名稱、圖形、商品的主要功能、用途、原料等內(nèi)容時，則外觀設(shè)計可以被核準進行商標注冊，即外觀設(shè)計專利在一定條件下可以是注冊商標。同時為達到仿冒他人商標的目的，商標侵權(quán)人對商標標志不突出的產(chǎn)品，主要仿冒的是其商品的外觀。如，商標注冊人將商標放大使用，使其成為商品外觀不可分割的組成部分時，侵權(quán)人的侵權(quán)行為包括對商品商標和商品外觀設(shè)計的仿冒，因此，當同一個商品中的商標權(quán)和外觀設(shè)計專利屬于不同權(quán)利人時，商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)就會產(chǎn)生交叉。一般說來，商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)發(fā)生權(quán)利沖突主要有下列兩種情形：

1、當商標注冊申請人在其商標中使用的是他人已經(jīng)取得專權(quán)利權(quán)的外觀設(shè)計，并且未經(jīng)外觀設(shè)計專利權(quán)人許可，該商標被注冊，必然發(fā)生商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)沖突的問題，即外觀設(shè)計專利人認為該商標注冊人侵犯了自己合法的在先權(quán)利，商標注冊人認為自己的商標權(quán)是合法的，不存在侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)人的外觀設(shè)計權(quán)。

2、如果外觀設(shè)計專利申請人在其外觀設(shè)計專利權(quán)中使用了與他人注冊商標相同或近似的文字、圖形，且未經(jīng)商標注冊人許可，該外觀設(shè)計被授予專利權(quán)后，必然發(fā)生外觀設(shè)計專利權(quán)與商標權(quán)沖突的問題，即商標注冊人認為該外觀設(shè)計專利權(quán)人侵犯自己的合法的在先商標權(quán)，外觀設(shè)計專利權(quán)人認為自己的外觀設(shè)計專利權(quán)是合法的，不侵犯商標注冊人合法的商標權(quán)。

(一)因權(quán)利產(chǎn)生和消滅的條件不同而出現(xiàn)的權(quán)利沖突

專利法和商標法有不同的立法宗旨，對受其保護的權(quán)利產(chǎn)生和消滅的條件也不盡相同，專利法要求授予專利權(quán)的外觀設(shè)計應(yīng)當是新的，即如果外觀設(shè)計已經(jīng)在申請日前公開發(fā)表過或使用則可依法撤銷。反之，卻不能因在申請日后的公開發(fā)表或使用而予以撤銷。而商標法要求注冊商標不能侵犯他人的在先權(quán)利，否則也可以撤銷其注冊商標，但是不能以他人的在后權(quán)利撤銷注冊商標。由上述規(guī)定可以推出，如果外觀設(shè)計在商標申請日前尚未授權(quán)或者商標在外觀設(shè)計申請日前尚未公告，則注冊商標和外觀設(shè)計專利都不能被撤銷，由此出現(xiàn)外觀設(shè)計專利與注冊商標的權(quán)利沖突問題。

(二)法律、法規(guī)對商標權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)的審查制度規(guī)定不同

由于商標法和專利法對主管機關(guān)和審查制度的規(guī)定不同，導(dǎo)致出現(xiàn)一些商標和外觀設(shè)計不應(yīng)當授權(quán)而被授權(quán)的現(xiàn)象，從而有可能發(fā)生權(quán)利沖突。中國專利局負責受理和審查專利申請，并授予專利權(quán)；國家工商行政管理總局商標局負責受理和審查商標申請，并予以核準注冊。但是，我國對外觀設(shè)計專利申請采用的是初步審查制度，即對外觀設(shè)計是否是“新”的不進行審查；而對商標新穎性的要求與外觀設(shè)計不同，主要是要求新商標與在先商標不發(fā)生沖突，而無法審查是否侵犯他人的在先權(quán)利，這樣就可能出現(xiàn)不應(yīng)當授予專利權(quán)或商標權(quán)的情況，并可能由此產(chǎn)生商標外觀設(shè)計專利權(quán)的沖突。在這些權(quán)利沖突中，有些是無意造成的。但有些則是當事人故意造成的，如有些人利用外觀設(shè)計不進行實質(zhì)審查，而將他人已有的注冊商標申請外觀設(shè)計，還有的利用商標審查過程中無法發(fā)現(xiàn)他人已有的外觀設(shè)計專利權(quán)，從而非法取得商標權(quán)。一旦合法的權(quán)利人遭到侵權(quán)訴訟時，則以非法獲得的專利權(quán)或商標權(quán)進行抗辯，對抗合法的權(quán)利人。

(三)法律未對相關(guān)問題進行規(guī)定或規(guī)定不明確或規(guī)定存在一定的不合理性

根據(jù)我國商標法和專利法的有關(guān)規(guī)定，外觀設(shè)計專利申請一般要幾個月就能批準，但商標自核準注冊之日起才生效。申請商標注冊有近三個月的異議期，侵權(quán)性外觀設(shè)計專利申請人有可能利用這一“時間差”早于商標申請從而獲得批準，所以說商標設(shè)計人的權(quán)利仍有可能受到惡意侵犯。

此外，國家工商行政管理總局商標局針對一段時間以來屢有發(fā)生的商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)的沖突問題，專門制定了《關(guān)于處理商標專用權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)權(quán)利沖突問題的意見》。這一規(guī)定雖然在一定程度上對解決商標與外觀設(shè)計之間的權(quán)利沖突有一定的作用，并且有利于堅決打擊假冒注冊商標和商標侵權(quán)行為。但是，是否能夠從整體上、從根本上解決兩者之間的權(quán)利沖突?筆者認為這是值得商榷的。一方面，這些規(guī)定常常只是部門文件，法律層次低，一般不具有法律那樣的強制力；另一方面，這些規(guī)定僅是根據(jù)當時有關(guān)商標權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)的權(quán)利糾紛制定的，即是對平面商標與外觀設(shè)計發(fā)生權(quán)利沖突之規(guī)定，而如今，我國新商標法已經(jīng)將立體商標和顏色組合商標納入了法律保護范圍，如果發(fā)生了立體商標與外觀設(shè)計的權(quán)利沖突或者顏色組合商標與外觀設(shè)計的權(quán)利沖突時，是否還可以適用該規(guī)定，是否具有溯及力?

(四)其他原因

除了上述三個原因外，商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)發(fā)生權(quán)利沖突還有一些原因。其一，由于商標權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)所確定的主體不同，并且相互之間在確權(quán)時缺少溝通。如果商標權(quán)利人已將一個顏色組合申請了注冊商標，同時另一人又以與這個相同或近似的顏色組合申請外觀設(shè)計專利。此時，在同一個顏色組合上就產(chǎn)生了兩個權(quán)利主體，在這種情況下兩個權(quán)利主體都不能以在先權(quán)來對抗對方的權(quán)利，如果兩個權(quán)利人不進行協(xié)商的話，就不可避免的發(fā)生商標權(quán)和外設(shè)計專利權(quán)的糾紛。其二，由于公眾法律觀念的問題。比如，某企業(yè)以某一圖形、立體標志或顏色組合申請注冊商標，但并沒有意識到這些圖形、立體標志或顏色組合有其新穎性，并且適應(yīng)于工業(yè)上，沒能及時申請外觀設(shè)計專利，而一些企業(yè)故意地將這些圖形、立體標志或顏色組合早于權(quán)利人申請外觀設(shè)計專利，這就造成了商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛。雖然這種情況可以以商標權(quán)在先權(quán)對抗，但如果該企業(yè)能多一點法律觀念，應(yīng)該說這種權(quán)利沖突是完全可以避免的，一些不必要的損失也是可避免的。

二、商標與外觀設(shè)計專利權(quán)利沖突的解決方案

外觀設(shè)計專利權(quán)與商標權(quán)的權(quán)利沖突是指不同所有者的外觀設(shè)計專利與注冊商標之間，由于使用了相同或者相似的文字、圖形，從而引起相互混淆的后果，使兩種權(quán)利產(chǎn)生了沖突。如何解決商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)的權(quán)利沖突，一直是我國研究知識產(chǎn)權(quán)沖突問題的專家和學(xué)者研究的重點。有的學(xué)者認為，在解決外觀設(shè)計專利權(quán)與商標權(quán)發(fā)生權(quán)利沖突時應(yīng)遵循“保護在先權(quán)權(quán)利人”的原則；有的學(xué)者則認為應(yīng)當遵循“效益最大化”的原則；還有的學(xué)者主張遵循“限制權(quán)利負面外部效應(yīng)”原則。上述幾種觀點對于解決我國實踐中商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)的權(quán)利沖突問題時十分有益的，而且對于我國相關(guān)的法律制度的完善也有一定的意義。但是，筆者認為在認識知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突的解決原則的問題上，不應(yīng)片面、孤立地強調(diào)某一原則，而應(yīng)該從總體上把握，因此，筆者將從以下幾個方面探討商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)的沖突的解決原則。

(一)尊重在先權(quán)原則

所謂尊重在先權(quán)原則是指任何一項權(quán)利的合法取得，必須以不侵害他人合法的在先權(quán)利為前提，否則該項權(quán)利將被認定無效。由于知識產(chǎn)權(quán)所特有的獨占性的特點，當商標和外觀設(shè)計專利發(fā)生權(quán)利沖突時，確定權(quán)利主體獲權(quán)的先后順序，是解決這一權(quán)利沖突的具有較好操作性的原則之一。

尊重在先權(quán)原則是大陸法系國家普遍采用的原則，但在保護力度上，有的國家采取絕對保護原則，即無論什么條件都保護在先權(quán)，而有的國家規(guī)定在先權(quán)只有在一定條件下才予以保護，并有保護期限的限制，即采取相對保護在先權(quán)原則。根據(jù)《巴黎條約》第六條之五第二款的規(guī)定，申請注冊的商標不得侵犯被請求保護的國家權(quán)利人的既得權(quán)利，否則，不予核準注冊，已核準注冊的應(yīng)當撤銷。TRIPS協(xié)議第16條第五款也規(guī)定，商標不得損害任何已有的在先權(quán)。

保護在先權(quán)原則在我國現(xiàn)行法律中也得到充分的體現(xiàn)。新商標法第九條規(guī)定“申請注冊的商標，不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突”。專利法第23條也規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，不得與他人的在先取得的合法權(quán)利相沖突。這兩條規(guī)定可以有效地防止外觀設(shè)計專利權(quán)與商標權(quán)發(fā)生權(quán)利沖突。例如，商標局在審查申請注冊的商標時，就可以以申請注冊的商標侵犯了他人合法的外觀設(shè)計專利權(quán)為由，駁回該商標申請人的申請；或者專利局在審查外觀設(shè)計專利時，如發(fā)現(xiàn)該外觀設(shè)計侵犯了他人的在先合法的商標權(quán)，即可以駁回該外觀設(shè)計專利的申請。筆者認為，我國法律在適用在先權(quán)保護原則時應(yīng)采取相對保護原則，并且對于在后權(quán)利我們也不能忽視它，也要認識到在后權(quán)利是一種客觀存在的。

(二)誠實信用原則

在處理與外觀設(shè)計專利權(quán)的沖突時，有人認為在先權(quán)利一定優(yōu)于在后權(quán)利，在先權(quán)利和在后權(quán)利發(fā)生沖突時，僅保護在先權(quán)利，而不保護在后權(quán)利，這一做法是否恰當，筆者認為是值得商榷的。早在《巴黎公約》中就規(guī)定了一項原則，即凡是與誠實信用相悖的行為都構(gòu)成不正當競爭行為。從民法的立法層面分析，誠信原則涉及兩個利益關(guān)系：當事人之間的利益關(guān)系和當事人與社會間的利益關(guān)系。誠信原則的宗旨在于實現(xiàn)這兩個利益關(guān)系的平衡。誠信原則要求尊重他人利益，以對待自己事務(wù)的注意力來對待他人事務(wù)，不得損人利已；誠信原則要求當事人不得通過自己的民事活動損害第三人和社會的利益。由于商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)都是通過一定的民事法律行為而取得的，當事人在取得過程中，應(yīng)當遵循《民法通則》所規(guī)定的公平及誠實信用原則。

(三)利益平衡原則

法律是社會利益的調(diào)整器，這決定了它必須兼顧和平衡眾多的社會利益，因此在解決商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)權(quán)利沖突時，應(yīng)當在在尊重權(quán)利獨立性的前提下，還應(yīng)兼顧權(quán)利之間的平衡，不能偏袒知識產(chǎn)權(quán)而忽視公眾權(quán)益，或反之。平衡原則有時很難把握，在實踐中平衡原則是因時因案而異的，而不是一成不變的。一般而言，就是從社會整體效益出發(fā)，遵從社會利益原則，即人格權(quán)，公民憲法權(quán)比一般財產(chǎn)權(quán)更重要，代表個人利益的權(quán)利更重要。 知識產(chǎn)權(quán)作為社會個體對特定的知識產(chǎn)品擁有的壟斷權(quán)就不應(yīng)是絕對的、無限制的，而應(yīng)有一定限度，以調(diào)節(jié)社會個體與社會整體之間的利益平衡。從保護知識產(chǎn)權(quán)的合理性問題來講，它要求在完善知識產(chǎn)權(quán)法律制度時需要調(diào)節(jié)不同主體之間的利益關(guān)系，防止被不當利用。在解決商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)的沖突時，也應(yīng)遵循利益平衡原則。

(四)程序保障原則

在處理商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)的沖突問題還應(yīng)遵循權(quán)利保障原則。

由于我國審查制度的原因，導(dǎo)致了一些不當授權(quán)和重復(fù)授權(quán)的現(xiàn)象，為此，專利法和商標法都設(shè)定了予以糾正的補救程序，可以通過這些途徑將不符合法律規(guī)定授予的專利權(quán)和商標權(quán)予以撤銷。就一項外觀設(shè)計而言，如果在其申請日前已有相同或相近似的圖案公開發(fā)表或者已作為商標予以公告，則該外觀設(shè)計應(yīng)當被撤銷；而在商標申請日前，如果外觀設(shè)計專利權(quán)已經(jīng)被授予，該商標應(yīng)予以撤銷。當存在沖突的兩項權(quán)利中的一項被撤銷，該權(quán)利沖突問題也就隨之解決了。

雖然被告的權(quán)利能夠被撤銷，但是在侵權(quán)訴訟中不一定要求先行將被告權(quán)利撤銷。理由在于：首先，如果被告的權(quán)利應(yīng)當被撤銷則不能作為抗辯的理由，因此沒有必要經(jīng)過上述程序；其次，無論是商標評審程序還是專利撤銷程序都需要花費較長的時間，有時可能因為存在案件積壓的問題，往往需要等待兩三年的時間才能處理。如果要求先行撤銷被告本來不應(yīng)存在的權(quán)利，必將延誤對侵權(quán)行為的處罰，使權(quán)利人的合法權(quán)益不能得到及時有效的保護。如有證據(jù)表明被告的權(quán)利明顯屬于可以被撤銷的，為盡快解決糾紛，有效地打擊侵權(quán)行為，人民法院不一定要求原告先行將被告的權(quán)利撤銷?？梢灾苯泳捅桓娴那謾?quán)行為進行審查判決。

此外，在保護立體商標和顏色組合商標時，應(yīng)當同所有的商標一樣，不損害其他在先權(quán)利，尤其不得損害在先的外觀設(shè)計。因此，最好先在國家的商標注冊簿和外觀設(shè)計注冊簿進行檢索查詢，防止與其他相同或相近似的注冊商標或已授予外觀設(shè)計專利相沖突。由于商標查詢在我國不是法定程序，商標查詢只供參考，不具有法律效力。因此，筆者認為我國商標法和專利法都應(yīng)建立一套完備的檢索查詢制度，將商標查詢確定為商標注冊申請的法定程序，并規(guī)定申請人查詢失誤和惡意注冊的責任。

商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)之間的權(quán)利沖突反映的僅僅是知識產(chǎn)權(quán)沖突中的一個側(cè)面，雖然其產(chǎn)生的原因自有特點并且其解決的原則也和其他的權(quán)利沖突有所不同。但是，知識產(chǎn)權(quán)保護應(yīng)該是一個完整的、有機的、協(xié)調(diào)的、統(tǒng)一的體系。因此，必須消除各單項知識產(chǎn)權(quán)之間或者單項知識產(chǎn)權(quán)自身內(nèi)部的權(quán)利沖突，克服盲區(qū)和盲點，從而達到整個知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)部體系的協(xié)調(diào)一致?！笞髡邌挝唬荷虾４髮W(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院