導(dǎo)讀：商標(biāo)侵權(quán)案件中，對(duì)于侵權(quán)人的侵權(quán)行為認(rèn)定，是被侵權(quán)人主張權(quán)益保障的前提，但現(xiàn)實(shí)中侵權(quán)行為多樣，大多數(shù)具備模糊性，比如將他人商標(biāo)印制在其它跨類商品上，僅作為來(lái)源或特性進(jìn)行標(biāo)識(shí)使用，在不構(gòu)成商標(biāo)混淆使用的情況下，是否還構(gòu)成了其它侵權(quán)行為呢？對(duì)此，如果不能準(zhǔn)確界定出侵權(quán)行為實(shí)際發(fā)生，商標(biāo)持有人將難以維護(hù)自身的權(quán)利，若不積極維護(hù)自身權(quán)利，長(zhǎng)此以往，可能導(dǎo)致商標(biāo)顯著性、識(shí)別性弱化，甚至可能會(huì)導(dǎo)致其名稱通用化。下述我們將通過(guò)一個(gè)案例來(lái)認(rèn)識(shí)。

    案例簡(jiǎn)介：2017年5月16日，北京市高級(jí)人民法院審結(jié)了貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“老干媽公司”）訴貴州永紅食品有限公司（簡(jiǎn)稱“永紅公司”）、北京家樂(lè)福商業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“家樂(lè)福公司”）侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案，案中永紅公司將老干媽公司的“老干媽”商標(biāo)字樣標(biāo)識(shí)于自身牛肉棒商品包裝上，作為口味識(shí)別使用（如附圖1），致老干媽公司提起商標(biāo)侵權(quán)之訴，法院在本案中根據(jù)老干媽公司請(qǐng)求，認(rèn)定“老干媽”商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，給予在不相同或不相類似的商品上進(jìn)行跨類保護(hù)，另對(duì)于永紅公司的該種行為進(jìn)行說(shuō)理分析，認(rèn)定永紅公司侵權(quán)成立。

 

圖1：永紅公司牛頭牌“老干媽味”牛肉棒包裝圖案

    法院裁判觀點(diǎn)：

    1、認(rèn)定“老干媽”商標(biāo)是馳名商標(biāo)，可給予跨類保護(hù)。

    本案中，由于老干媽公司主張第2021191號(hào)“老干媽”商標(biāo)在第30類的豆豉、辣椒醬（調(diào)味）、炸辣椒油商品上構(gòu)成馳名商標(biāo)，而永紅公司生產(chǎn)的涉案商品牛肉棒商品屬于第29類，二者在商品原料、功能用途等方面存在一定差異，不屬于類似商品。老干媽公司以永紅公司違反商標(biāo)法第十三條為由，請(qǐng)求認(rèn)定第2021191號(hào)“老干媽”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，并給予跨類保護(hù)。

    老干媽公司在本案中提交的銷售收入及稅收數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表、廣告宣傳費(fèi)用及納稅情況審計(jì)報(bào)告、銷售合同及發(fā)票、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)及專業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)的行業(yè)排名證明文件證明第2021191號(hào)“老干媽”商標(biāo)在辣椒醬、豆豉、炸辣椒油等商品上已經(jīng)進(jìn)行了長(zhǎng)期的使用與廣泛的宣傳，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，具有較廣的銷售區(qū)域。貴陽(yáng)老干媽公司提交的第2021191號(hào)“老干媽”商標(biāo)多次被商標(biāo)局、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和法院認(rèn)定為馳名商標(biāo)的批復(fù)、裁定、判決等證明該商標(biāo)曾多次被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，并受到相應(yīng)的保護(hù)。法院認(rèn)為上述證據(jù)足以證明第2021191號(hào)“老干媽”商標(biāo)已經(jīng)在中國(guó)境內(nèi)為相關(guān)公眾廣為知曉，在本案中認(rèn)定“老干媽”商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，可以給予在不相同或不相類似的商品上進(jìn)行跨類保護(hù)。

    2、涉案商品對(duì)“老干媽”字樣的使用不屬于合理使用的范疇，減弱了馳名商標(biāo)“老干媽”的顯著性，構(gòu)成商標(biāo)法第十三條第三款所指“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的”的情形，侵犯了貴陽(yáng)老干媽公司的商標(biāo)專用權(quán)。

    本案中，涉案商品牛肉棒包裝的正面上部標(biāo)有貴州永紅公司所擁有的“牛頭牌及圖”商標(biāo)，中部印有“老干媽”字樣。貴州永紅公司生產(chǎn)的牛肉棒除“老干媽”外，還有“原味”、“香辣”、“黑胡椒”等其他商品。貴州永紅公司雖是將“老干媽”作為涉案商品的口味名稱使用，但涉案商標(biāo)被標(biāo)注于涉案商品包裝正面，屬于對(duì)涉案商標(biāo)的復(fù)制，能夠起到識(shí)別商品來(lái)源的作用，屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。雖然涉案商品確實(shí)添加有“老干媽”牌豆豉，但“老干媽”牌豆豉并非食品行業(yè)的常用原料，“老干媽”也不是日用食品行業(yè)對(duì)商品口味的常見表述方式，涉案商品對(duì)“老干媽”字樣的使用不屬于合理使用的范疇。

    涉案牛肉棒商品與豆豉、辣椒醬（調(diào)味）、炸辣椒油商品雖然在商品原料、功能用途等方面存在差異，但二者均屬日用食品，在銷售渠道和消費(fèi)群體方面存在一定重合，貴州永紅公司在涉案商品包裝正面使用“老干媽”字樣，并將“老干媽”作為與“原味”、“香辣”等并列的口味名稱的行為，足以使相關(guān)公眾在看到涉案商品時(shí)直接聯(lián)想到第2021191號(hào)“老干媽”商標(biāo)，進(jìn)而破壞該商標(biāo)與貴陽(yáng)老干媽公司所生產(chǎn)的豆豉、辣椒醬（調(diào)味）、炸辣椒油商品之間的密切聯(lián)系和對(duì)應(yīng)關(guān)系，減弱該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)的顯著性。貴州永紅公司明知第2021191號(hào)“老干媽”商標(biāo)在豆豉、辣椒醬（調(diào)味）、炸辣椒油商品上具有較高知名度，仍然在涉案商品上使用“老干媽”字樣，意圖利用該商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)吸引相關(guān)公眾的注意力，從而獲取不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)利益。因此，貴州永紅公司在涉案商品包裝上標(biāo)注“老干媽”的行為，削弱了第2021191號(hào)“老干媽”商標(biāo)與貴陽(yáng)老干媽公司的唯一對(duì)應(yīng)聯(lián)系，弱化了該馳名商標(biāo)告知消費(fèi)者特定商品來(lái)源的能力，從而減弱了馳名商標(biāo)的顯著性，并不正當(dāng)利用了馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)，構(gòu)成商標(biāo)法第十三條第三款所指“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的”的情形，侵犯了貴陽(yáng)老干媽公司的商標(biāo)權(quán)。

    延伸說(shuō)法：本案中雖然按照目前人們的常識(shí)理解，不至于將“老干媽”理解成一種類似于“麻、辣、酸、甜”等味道的通用名稱，但不排除隨著人們頻繁地使用，將來(lái)的某個(gè)時(shí)候“老干媽”即成為某種商品特性或商品的通用名稱，而且在現(xiàn)實(shí)中存在很多從“商標(biāo)”發(fā)展到“通用名稱”的現(xiàn)象，比如：“U盤”“咖啡伴侶”“尼龍”等文字，原先即是屬于商標(biāo)類型，不是通用名稱的標(biāo)志，但在商標(biāo)使用中逐漸被淡化為商品的通用名稱，不再具備顯著性、識(shí)別性。根據(jù)《商標(biāo)法》第四十九條第二款注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。對(duì)于商標(biāo)持有人，前期為維護(hù)商標(biāo)的投入大量的資源，積累較高的商譽(yù)，屬于持有人的無(wú)形資產(chǎn)，當(dāng)商標(biāo)被認(rèn)定為通用名稱后，其相應(yīng)的商標(biāo)價(jià)值幾乎喪失殆盡，前期投入亦屬沉沒(méi)成本。故商標(biāo)持有人對(duì)于商標(biāo)的使用及維護(hù)應(yīng)保持積極的態(tài)度，有必要主動(dòng)對(duì)商標(biāo)作出反淡化保護(hù)，保持其顯著性、識(shí)別性，避免商標(biāo)淪為通用化名稱。