專利申請人在專利申請過程中，應意識到專利申請文件正確撰寫的重要性；同時專利代理事務所也應注重提高服務質(zhì)量，以切實實現(xiàn)專利申請人的權(quán)利保護。較高專業(yè)水準的專利申請文件，取決于專利代理人在專利檢索后的正確撰寫，如專利申請既沒經(jīng)過專利檢索，專利代理人的專業(yè)水平又有限，那么，專利申請文件即使獲得授權(quán)，以后的專利保護也是非常艱難。因此，本文作者將通過一個真實的案例為您講解，撰寫專利申請文件的注意事項。

案情：原告狀告專利代理人，賠償專利損失

某基地研究所高級工程師費水福發(fā)明了“組合式直型全自動焊錫裝置”，1994年3月委托原貴州航空工業(yè)專利事務所(簡稱專利所)代理申請專利。1995年1月獲實用新型專利權(quán)。1996年初，市場即發(fā)現(xiàn)與本專利類似的產(chǎn)品，費水福于1997年專程去深圳調(diào)查，發(fā)現(xiàn)多家港資企業(yè)也在銷售類似產(chǎn)品。經(jīng)收集證據(jù)后，費水福請求深圳知識產(chǎn)權(quán)局給予行政處理，結(jié)果被駁回，理由是：“被控兩種產(chǎn)品均未落入本專利的保護范圍?！?/p>

費水福經(jīng)咨詢專業(yè)代理機構(gòu)后才明白：專利代理人在撰寫本案權(quán)利要求時，把所有附加技術特征(即非必要技術特征)全部寫成了必要技術特征，使本專利的保護范圍縮到最低限度，導致 “侵權(quán)者”規(guī)避了該專利而未侵權(quán)。但該后果是兩種可能性造成的：1、專利權(quán)人未要求做專利檢索，也沒有支付做專利檢索的費用(1994年，國內(nèi)還幾乎沒有免費的網(wǎng)上檢索)，所以，權(quán)利要求與現(xiàn)有技術的劃界是代理人“估計”的結(jié)果，代理人由于擔心權(quán)利要求范圍太寬不會獲得專利權(quán)，故將附加技術特征寫成了必要技術特征(本案專利是實用新型，代理人的這種擔心是沒必要的，所以第一種可能性極小)。2、代理人確實水平有限，不清楚權(quán)利要求范圍的寬窄對專利侵權(quán)的影響。費水福了解到，目前，國內(nèi)專利申請文件是專利代理人撰寫，他們的專業(yè)范圍(特別是專利代理人資格考試)較少涉及到專利侵權(quán)，并且缺乏對法律的系統(tǒng)學習和熟練操作，所以部分代理人不清楚權(quán)利要求范圍的寬窄對侵權(quán)認定的影響;而專利侵權(quán)案件大多數(shù)由律師代理，律師卻缺乏技術知識和專利代理的相關知識，所以，做專利侵權(quán)案件也不是一般普通律師可以勝任的。費水福反復考慮后，認為是專利代理人的不稱職代理行為影響了專利權(quán)人的利益，遂于2004年，向貴州省貴陽市中級人民法院提起訴訟，請求判令被告貴州國防工業(yè)專利中心、貴州某基地第一設計所、貴州某基地賠償專利損失。

結(jié)果：判決駁回原告的訴訟請求，原告敗訴

貴陽市中院認為，專利事務所與費水福訂立的專利代理合同，系雙方真實意思表示，內(nèi)容合法，為有效合同，簽約后，該所按照雙方合同約定，已實際全面履行了合同約定的義務，即代理費水福申請專利并獲得授權(quán)，完成了代理行為。判決駁回原告費水福的訴訟請求。

費水福不服一審判決，遂于2004年7月向貴州省高級人民法院提起上訴，費水福向高院訴稱：1、按(專利代理委托書)“代理辦理名稱為《組合式直型全自動焊錫裝置》的發(fā)明創(chuàng)造申請實用新型專利以及在專利有效期內(nèi)的全部專利事宜”的約定，專利事務除了為委托人代理申請專利以外，還要承擔“在專利權(quán)有效期內(nèi)的全部事宜”。原審法院認定專利事務所代理申請專利并獲得授權(quán)，已全面履行了合同義務的結(jié)論與《專利代理條例》第25條的規(guī)定相悖;2、本專利的發(fā)明核心就是組合式直型全自動焊錫裝置，而專利代理人卻把“彈簧爪式鏈爪輸送機構(gòu)”在權(quán)利要求書中寫成是本專利的發(fā)明核心，將權(quán)利要求書不分獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求，合并寫成一條，把所有附加技術特征(即非必要技術特征)全部寫成必要技術特征，使本專利的保護范圍縮小到最低限度，導致本專利無法得到有效保護，失去了申請專利的目的和意義，專利事務所應當承擔賠償責任。

省高院認為，費水福與專利事務所簽訂的《專利代理委托書》系雙方真實意思表示，內(nèi)容不違反法律法規(guī)規(guī)定，應予認定合法有效。費水福按約定向?qū)＠聞账Ц读舜碣M，履行了合同義務。專利事務所接受委托后，撰寫了包括權(quán)利要求書在內(nèi)的申報《組合式直型全自動焊錫裝置》專利所必備的文件，經(jīng)費水福本人審看認可后，按程序代為進行申報并獲得國家專利局授予的專利權(quán)證書，從而履行了“代為辦理名稱為《組合式直型全自動焊錫裝置》的發(fā)明創(chuàng)造申請實用新型專利”的義務。專利事務所撰寫的權(quán)利要求書是否存在使專利保護范圍縮小和應否對費水福進行賠償問題，因本案雙方當事人簽訂的《專利代理委托書》并未就專利代理人代理如何撰寫專利申報文件進行約定，其提交的申報文件也經(jīng)主管部門審查合格，而使費水福獲得了專利，故費水福的上述理由無事實和法律依據(jù)，不能成立。高院還認為，對于其他兩被告，即設計所和貴航公司，兩者與費水福之間無民事法律關系，兩者雖與專利中心有一定的組織聯(lián)系，鑒于專利中心在本案中依法不承擔賠償責任及專利中心自身具備承擔民事責任的主體資格，費水福對設計所和貴航共同承擔民事責任的上訴主張，不予支持，費水福終審敗訴。

律師說法：

一、專利事務所與專利權(quán)人簽訂委托代理合同，專利權(quán)人的合同目的及專利事務所合同義務的確定：

（一） 專利權(quán)人的合同目的

本案，專利申請的目的是一、二審法院認為的“獲得專利權(quán)”?還是費水福認為的“專利得到有效保護”？抑或上述兩目的都有？

在專利的三種類型中，發(fā)明需經(jīng)過國家知識產(chǎn)權(quán)局的初步審查和實質(zhì)審查，而實用新型、外觀設計只需初步審查合格即可獲得專利權(quán)，即主要審查專利申請文件是否符合規(guī)定的格式，權(quán)利要求主題是否屬于不授權(quán)內(nèi)容(如科學發(fā)現(xiàn)、智力活動的規(guī)則和方法)等，一般說來，只要是對專利法稍有研究的人士都可以撰寫實用新型、外觀設計的申請文件并會獲得授權(quán)，但如想讓實用新型、外觀設計授權(quán)后得到有效的保護，卻是非專業(yè)人士莫屬。

現(xiàn)在，國內(nèi)的普遍現(xiàn)實是：專利申請人不明白專利申請文件的撰寫與授權(quán)后的專利保護的關系，以為只要得到了專利權(quán)，自己的目的就達到了，專利事務所也就圓滿地完成了任務?？扇蘸笠坏┲缚貙嵤┱咔謾?quán)，才發(fā)現(xiàn)實施者規(guī)避了自己的專利保護范圍，即實施者的產(chǎn)品去掉或改變了其獨立權(quán)利要求的某些本應不是必要技術特征的“必要技術特征”;或者實施者向國家知識產(chǎn)權(quán)局提起專利權(quán)人的專利“無效”。這兩種結(jié)果是出乎專利權(quán)人意料的，經(jīng)過侵權(quán)訴訟后，專利權(quán)人才清楚，在開始撰寫專利申請文件的時候，如專利代理人的專業(yè)水準較高，是完全可以避免的。

所以，專利權(quán)人申請專利的目的絕大多數(shù)是為了專利授權(quán)后的有效保護，而不僅僅只是獲得專利權(quán)那一紙證書。如果專利授權(quán)后不能得到有效保護，是“垃圾專利”，我們又落入了“為專利而專利”的怪圈。所以，有責任心、有較高專業(yè)水準的專利代理人應讓專利申請人明白個中究竟，特別是實用新型、外觀設計，拿到專利證書太容易了，但如何撰寫申請文件才能使專利權(quán)得到有效保護卻是應該謹慎考慮的問題。

（二）專利代理人的合同義務

省高院在二審判決中認為：費水福與專利事務所簽訂的《專利代理委托書》系雙方真實意思表示，內(nèi)容不違反法律法規(guī)規(guī)定，應予認定合法有效。費水福按約定向?qū)＠聞账Ц读舜碣M，履行了合同義務。專利事務所接受委托后，撰寫了包括權(quán)利要求書在內(nèi)的申報專利所必備的文件，經(jīng)費水福本人審看認可后，按程序代為進行申報并獲得國家專利局授予的專利權(quán)證書，從而履行了“代為辦理名稱為《組合式直型全自動焊錫裝置》的發(fā)明創(chuàng)造申請實用新型專利”的義務。但專利申請人委托專利事務所的目的不僅是為了獲得專利權(quán)，其最終的目的是為了專利被授權(quán)后能獲得最大限度的保護。所以，專利事務所的合同義務應包括“為使申請人獲得專利權(quán)和專利被授權(quán)后能獲得最大限度的保護而正確撰寫專利文件”，該義務應是專利代理人的“合同”義務，是專利代理人經(jīng)過專業(yè)考試才能上崗的“專業(yè)性”水平和較高收費決定的。遺憾的是，省高院在二審判決中卻認定，因本案雙方當事人簽訂的《專利代理委托書》并未就專利代理人代理如何撰寫專利申報文件進行約定，其提交的申請文件也經(jīng)主管部門審查合格，而使費水福獲得了專利，故費水福的上述理由無事實和法律依據(jù)，不能成立。省高院對合同義務的理解過于機械。試想，專利申請人怎么會與專利代理事務所約定如何撰寫專利申請文件，申請人如果知道怎么撰寫，他還會求助于專業(yè)人士嗎?另外，省高院對專利申請人委托專利事務所的目的理解也比較片面，以為獲得專利權(quán)，專利事務所即實現(xiàn)了專利申請人的合同目的，其實獲得專利權(quán)只是形式，專利授權(quán)后的保護才是實質(zhì);同時，省高院對專利代理人應如何撰寫寬窄適度的權(quán)利要求了解也不夠深入。

本案，專利代理人應為獲得專利權(quán)和專利授權(quán)后的有效保護正確撰寫申請文件，本案部分事實未查清，直接導致了判決有誤。

二、專利代理人應如何正確處理權(quán)利要求與專利保護的關系

（一）必要技術特征與附加技術特征的正確區(qū)分

本案原告費水福提出：本專利權(quán)利要求書的撰寫違反常規(guī)，專利代理人在權(quán)利要求書中把所有附加技術特征(即非必要技術特征)全部寫成必要技術特征，使本專利的保護范圍縮小到最低限度，導致該專利實施無法得到有效保護，失去了申請專利的目的和意義。

那么，專利代理人在申請人提交的技術交底資料的基礎上如何區(qū)分必要技術特征與非必要技術特征，并將必要技術特征寫入獨立權(quán)利要求從而確定專利權(quán)的權(quán)利保護范圍呢?由于權(quán)利要求范圍的寬與窄，直接涉及權(quán)利人的權(quán)利和社會公眾的利益的平衡，也是司法審判中法院對被訴侵權(quán)人是否侵權(quán)的認定界線，所以，對該問題的分析是非常重要的。

必要技術特征是指發(fā)明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實用新型的技術方案，使之區(qū)別于背景技術中所述的其他技術方案。

獨立權(quán)利要求應當從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。

如果一項權(quán)利要求包含了另一項同類權(quán)利要求中的所有技術特征，且對該項權(quán)利要求的技術方案作了進一步的限定，則該權(quán)利要求為從屬權(quán)利要求。由于從屬權(quán)利要求用附加的技術特征對所引用的權(quán)利要求作了進一步的限定，所以其保護范圍落在其所引用的權(quán)利要求的保護范圍之內(nèi)。從屬權(quán)利要求中的附加技術特征，可以是對所引用的權(quán)利要求的技術特征作進一步限定的技術特征，也可以是增加的技術特征。

必要技術特征與附加技術特征的區(qū)分決定了專利權(quán)利保護范圍的大小。在一件申請的權(quán)利要求書中，獨立權(quán)利要求所限定的一項發(fā)明或者實用新型的保護范圍最寬。

可見，在一件專利申請的權(quán)利要求中，必要技術特征的確認是非常關鍵的，但必要技術特征的“必要”是與背景技術相比較而言為“必要”，即必要技術特征是針對申請時的背景技術而言為完成發(fā)明目的所不可缺少的技術特征。

那么，專利申請時的背景技術怎么了解?目前，最有效的方法是專利檢索。通過專利檢索找出與申請人的發(fā)明最接近的一篇現(xiàn)有技術文件，將該文件與申請人的發(fā)明或者實用新型所共有的必要技術特征寫入獨立權(quán)利要求的前序部分，將區(qū)別技術特征寫入獨立權(quán)利要求的特征部分(即俗稱劃界)，獨立權(quán)利要求的保護范圍就是專利的最大保護范圍，任何他人的同類產(chǎn)品中實現(xiàn)同樣功能的技術特征不可落入該獨立權(quán)利要求范圍內(nèi)，否則，即構(gòu)成專利侵權(quán)。另外，將不是必要技術特征的技術特征(即附加技術特征)寫入從屬權(quán)利要求，他人的同類產(chǎn)品中實現(xiàn)同樣功能的技術特征同樣不可落入該從屬權(quán)利要求范圍之內(nèi)。一般說來他人產(chǎn)品的技術特征一旦落入了獨立權(quán)利要求范圍，則肯定落入了從屬權(quán)利要求范圍，即構(gòu)成侵權(quán)。

可見，必要技術特征與附加技術特征的區(qū)分決定了專利權(quán)利保護范圍的大小。

（二）權(quán)利要求范圍概括適當

權(quán)利要求范圍的準確概括應避免以下兩種情形：

1、概括的保護范圍過大，使用了過多的上位概念、功能性限定的技術特征，導致其保護范圍中包含了現(xiàn)有技術從而不具備《專利法》第二十二條所規(guī)定的新穎性和創(chuàng)造性，或?qū)⒈匾夹g特征當成附加技術特征寫入了從屬權(quán)利要求，導致獨立權(quán)利要求缺乏某些必要技術特征而無法實現(xiàn)發(fā)明目的，同時獨立權(quán)利要求范圍也由于缺乏足夠的具體實施方式的支持從而不符合《專利法》：“應當以說明書為依據(jù)”的規(guī)定。所以，權(quán)利要求范圍概括過大會使專利申請不容易被授權(quán)，即使被專利授權(quán)，以后也容易被宣告專利無效。

2、所概括的保護范圍過小，將權(quán)利要求的保護范圍僅限制在其具體實施的程度上，即將附加技術特征寫入獨立權(quán)利要求，而并未做進一步合理的概括，從而損失了其可能獲得的更大合法權(quán)益，使得他人在實施時只需對發(fā)明的技術方案稍作變化，便可平安地繞過其獨立權(quán)利要求的保護范圍從而不構(gòu)成侵權(quán)。如本案中，專利權(quán)人請求深圳知識產(chǎn)權(quán)局的行政保護被駁回，結(jié)論是被控兩種產(chǎn)品均未落入本專利的保護范圍，即被控產(chǎn)品略加改造就不侵犯專利權(quán)人的專利權(quán)，使專利權(quán)人的專利實際上得不到有效保護或根本不會得到保護。

采用上述措施能夠在某種程度上控制專利申請文件的質(zhì)量，但它也只是專撰寫專利申請文件的一個方面，如何使申請文件的內(nèi)容更準確、有效、充實以及說明書充分公開，還需要采取另外其他的措施，如：以充分檢索為依據(jù)，將一部分技術要點作為技術秘密保留起來，重點突出申請人的“發(fā)明點”所在;同時，對于發(fā)明的具體技術方案公開到基本上可實施的程度即可，并最好給出多種并列選擇，而不指出哪種是最優(yōu)方案，也不必完全暴露工藝流程中的所有技術細節(jié)，這樣，可為今后的審查預留修改空間，也為申請人的產(chǎn)品保持市場獨占性贏得機會。

可見，較高專業(yè)水準的專利申請文件取決于專利代理人在專利檢索后的正確撰寫，如專利申請既沒經(jīng)過專利檢索，專利代理人的專業(yè)水平又有限，那么，專利申請文件即使獲得授權(quán)，以后的專利保護也是非常艱難。現(xiàn)在，國內(nèi)的專利代理業(yè)務中存在一個誤區(qū)，就是許多申請人為省錢不做專業(yè)的專利檢索，也不懂得做免費的網(wǎng)上檢索，選擇專利事務所時以“專利代理費便宜”為導向，以“專利授權(quán)”為評價專利代理人業(yè)務水平的高低(前面已講過，實用新型和外觀設計非常容易獲得專利授權(quán))，這種誤區(qū)導致一些專業(yè)水準較高的專利代理人也加入了“價格戰(zhàn)”的惡性循環(huán)。其實，最后為質(zhì)劣價廉的申請文件買單的還是專利申請人，他們在以后的專利保護中會有許多無法挽回的損失;從長遠看，受損失的還有國家，因為雖然有很多專利，但相當一部分是垃圾專利，這些專利不會對社會有什么貢獻，反而會挫傷發(fā)明人專利申請的積極性。

所以，專利申請人在專利申請過程中，應意識到專利申請文件正確撰寫的重要性;同時專利代理事務所也應注重提高服務質(zhì)量，以切實實現(xiàn)專利申請人的權(quán)利保護。