專利局允許申請人將相同的發(fā)明創(chuàng)造同時申請一項實用新型專利、一項發(fā)明專利，在授權(quán)時再由申請人選擇放棄其中一項的做法，也并不違反法律規(guī)定，因為法律禁止的是同樣的發(fā)明創(chuàng)造被授予兩個以上專利權(quán)，而不是申請兩項以上專利權(quán)。專利權(quán)作為一種私權(quán)，申請人從保護(hù)策略考慮，將同一發(fā)明創(chuàng)造同時申請實用新型專利和發(fā)明專利，但最終不能都被授予專利權(quán)。本文作者將通過一個真實的案例為您講解，重復(fù)授予的專利權(quán)應(yīng)當(dāng)被宣告無效。

案情：原告請求宣告被告的發(fā)明專利無效，因其發(fā)明專利構(gòu)成重復(fù)授權(quán)

發(fā)明人舒學(xué)章于1991年2月7日向中國專利局申請名稱為“一種高效節(jié)能雙層爐排反燒鍋爐”實用新型專利，1992年9月30日被授予專利權(quán)，專利號為91211222.0。該專利的權(quán)利要求為：一種主要由反燒爐排、正燒爐排和爐體構(gòu)成的高效節(jié)能雙層爐排反燒鍋爐，其特征在于正燒爐排和反燒爐排的各個爐條是間隔的一上、一下兩層構(gòu)成波浪型排列。該實用新型專利期限屆滿前，專利權(quán)人請求了續(xù)展，至1999年2月8日，該專利權(quán)保護(hù)期限屆滿，權(quán)利終止。

1992年2月22日發(fā)明人舒學(xué)章又以同一發(fā)明名稱向中國專利局申請了一項發(fā)明專利，1999年10月13日被授予發(fā)明專利權(quán)，專利號為92106401.2號。該專利的權(quán)利要求為：一種立式或臥式雙層爐排平面波浪型反燒爐排鍋爐，其特征是上層水管反燒爐排是平面波浪型布置。

濟(jì)寧無壓鍋爐廠于2000年12月22日向?qū)＠麖?fù)審委員會請求宣告舒學(xué)章的發(fā)明專利無效，理由是，該發(fā)明專利同舒學(xué)章已過專利保護(hù)期的實用新型專利構(gòu)成重復(fù)授權(quán)，違反了專利法實施細(xì)則關(guān)于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利”的規(guī)定。

結(jié)果：判決原告重復(fù)授予的專利權(quán)無效

專利復(fù)審委員會認(rèn)為，92106401.2號發(fā)明專利授權(quán)時，91211222.0號實用新型專利權(quán)由于保護(hù)期限屆滿已終止，故不存在兩個專利同時存在的情況，不存在重復(fù)授權(quán)問題。因此，駁回了無效宣告請求。無效宣告請求人向法院提起行政訴訟，一審法院支持了專利復(fù)審委員會的觀點，維持了專利復(fù)審委員會作出的無效決定。當(dāng)事人不服提出上訴，二審法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案爭議的發(fā)明專利權(quán)，構(gòu)成了對在前授予并已終止的實用新型專利權(quán)的重新授予，因此，撤銷了一審判決和專利無效決定。

律師說法：

這一案件的爭議焦點在于，對專利法實施細(xì)則關(guān)于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利權(quán)”這一規(guī)定應(yīng)當(dāng)如何理解。

我國專利法第二條規(guī)定，“本法所稱的發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計”。這就是說，發(fā)明創(chuàng)造包括發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設(shè)計專利。專利法所稱的發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案;實用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案;外觀設(shè)計，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。由此可見，發(fā)明和實用新型專利保護(hù)的是新的技術(shù)方案，而外觀設(shè)計專利保護(hù)的是產(chǎn)品的新設(shè)計，因此，在發(fā)明、實用新型等技術(shù)方案與外觀設(shè)計之間很難出現(xiàn)重復(fù)專利。而發(fā)明專利既包括產(chǎn)品發(fā)明，也包括方法發(fā)明，實用新型專利則僅保護(hù)產(chǎn)品發(fā)明，由于它們二者保護(hù)的均屬于新的技術(shù)方案，因此，發(fā)明與實用新型之間可能會出現(xiàn)重復(fù)專利，容易落入“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的范圍。

何謂“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”?從形式上看，應(yīng)當(dāng)包括三種情況，即將相同的發(fā)明創(chuàng)造申請兩項以上的發(fā)明專利、申請兩項以上的實用新型專利，或者既申請發(fā)明專利又申請實用新型專利，這三種情況在授權(quán)后，均屬“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”被重復(fù)授予了專利權(quán)。從內(nèi)容上看，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”應(yīng)當(dāng)指兩項以上發(fā)明創(chuàng)造專利的權(quán)利要求記載的技術(shù)內(nèi)容、技術(shù)方案相同，而不是指兩項以上發(fā)明創(chuàng)造專利的名稱或者權(quán)利要求文字完全相同。當(dāng)然，技術(shù)內(nèi)容或者技術(shù)方案相同，包括了權(quán)利要求書記載的文字內(nèi)容完全相同，也包括了技術(shù)方案相等同的情況。

有人認(rèn)為，專利法實施細(xì)則在規(guī)定相同的發(fā)明創(chuàng)造不允許重復(fù)授權(quán)時，僅指不同主體之間禁止重復(fù)授權(quán)，而對同一發(fā)明主體而言，對同樣的發(fā)明創(chuàng)造有權(quán)申請兩項以上乃至多項專利，當(dāng)然也可以被授予兩項以上的專利權(quán)。這種認(rèn)識是片面的。應(yīng)當(dāng)說，專利法及實施細(xì)則并未做此類劃分。從立法本意上講，只要是相同的發(fā)明創(chuàng)造，不管是否為同一主體申請，在授權(quán)上如果發(fā)現(xiàn)技術(shù)內(nèi)容是重復(fù)的，均不應(yīng)對在后申請授予專利權(quán)。

專利法規(guī)定不允許重復(fù)授權(quán)的依據(jù)是專利權(quán)的獨(dú)占性，由于專利權(quán)具有排他性，因此不允許重復(fù)授予專利權(quán);這樣規(guī)定其目的在于保護(hù)專利權(quán)的同時，保護(hù)公眾利益。說到公眾利益，就會涉及到另一個問題：重復(fù)授權(quán)是否僅指同時期同時存在兩項以上專利權(quán)。一種觀點認(rèn)為：專利法及實施細(xì)則均沒有禁止申請人同時或者先后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提出發(fā)明申請和實用新型申請，因此，根據(jù)專利法實施細(xì)則的規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利，應(yīng)理解為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能同時有兩項或者兩項以上處于有效狀態(tài)的授權(quán)專利存在”。否則，才構(gòu)成法律上禁止的重復(fù)授權(quán)。對重復(fù)授權(quán)的這種理解也是值得商榷的。

按照新華字典的解釋，重復(fù)指“同樣的東西再次出現(xiàn)”，或者“按原來的樣子再次做”?？梢?，“同時出現(xiàn)”僅是重復(fù)的一種含義;重復(fù)還有另一種含義，就是“再次出現(xiàn)”。根據(jù)專利法之規(guī)定，被授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)當(dāng)具備三性，其中有一項是新穎性。新穎性是指，在申請日以前沒有同樣發(fā)明或者實用新型在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過、在國內(nèi)公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發(fā)明或者實用新型由他人向國務(wù)院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。由此可見，將同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復(fù)授予專利權(quán)，后一專利權(quán)肯定是不符合專利新穎性的。而且，一旦允許相同的發(fā)明創(chuàng)造在不同的時期授予兩項以上的專利權(quán)，或者說，兩個相同的發(fā)明創(chuàng)造可以一先一后被授予專利權(quán)，無疑會延長對該技術(shù)方案的保護(hù)期，不僅違反了專利權(quán)具有法定時間性的限制，而且會損害公眾利益，也不利于發(fā)明創(chuàng)造的推廣轉(zhuǎn)化。

至于在我國專利申請實踐中，專利局允許申請人將相同的發(fā)明創(chuàng)造同時申請一項實用新型專利、一項發(fā)明專利，在授權(quán)時再由申請人選擇放棄其中一項的做法，也并不違反法律規(guī)定，因為法律禁止的是同樣的發(fā)明創(chuàng)造被授予兩個以上專利權(quán)，而不是申請兩項以上專利權(quán)。專利權(quán)作為一種私權(quán)，申請人從保護(hù)策略考慮，將同一發(fā)明創(chuàng)造同時申請實用新型專利和發(fā)明專利，但最終不能都被授予專利權(quán)。

就本案而言，發(fā)明人將技術(shù)內(nèi)容、技術(shù)方案相同的發(fā)明創(chuàng)造于1991年2月7日申請了實用新型專利，1992年6月17日被授予專利權(quán)，至1999年2月8日權(quán)利終止，進(jìn)入公有技術(shù)領(lǐng)域。在此期間，于1999年2月22日(在前一申請一年之后)，又申請了發(fā)明創(chuàng)造，并于1999年10月13日(在前一專利權(quán)終止8個月之后)被授予專利權(quán)，后一發(fā)明專利針對前一實用新型專利而言，顯然屬于重復(fù)授權(quán)。而且，就相同的發(fā)明創(chuàng)造在作為實用新型給予8年保護(hù)完成之后，已進(jìn)入公有領(lǐng)域的情況下，又給予了發(fā)明專利保護(hù)，對公眾顯然也是不公平的，違反了專利法的立法本意，違反了專利法禁止重復(fù)授權(quán)的規(guī)定。所以，無效宣告請求人以該發(fā)明專利屬于重復(fù)授權(quán)為由，請求宣告該專利權(quán)無效，其理由是正當(dāng)?shù)模瑧?yīng)當(dāng)將后一發(fā)明專利宣告無效。