一、外國優(yōu)先權(quán)要注意什么問題

1.要求優(yōu)先權(quán)的先決條件

申請人在我國申請專利時，要求享有其在外國提出的首次申請的優(yōu)先權(quán)的，先決條件是申請人首次提出申請的那一國家與我國就優(yōu)先權(quán)事項簽訂有雙邊協(xié)議，或者共同參加了有關(guān)國際公約，或者按照互惠原則相互承認優(yōu)先權(quán)。

所謂共同參加的國際公約，實際上是指巴黎公約。按照巴黎公約的規(guī)定，某一締約國的國民和居民在其本國提出首次申請后，又在其他締約國提出申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。到目前為止，我國尚末就優(yōu)先權(quán)事項與其他國家簽訂專門的協(xié)議，也尚未按照互惠原則承認來自非巴黎公約成員國的申請人要求的優(yōu)先權(quán)。因此，在判斷外國優(yōu)先權(quán)請求的先決條件時，只要申請人是巴黎公約締約國的國民或者居民，并且在巴黎公約的某個締約國提出首次申請，其向我國提出的專利申請就可以享受其首次申請的優(yōu)先權(quán)。

2.優(yōu)先權(quán)的期限

按照巴黎公約的規(guī)定，對于發(fā)明和實用新型專利申請來說，優(yōu)先權(quán)期限為自首次申請的申請日，亦即自優(yōu)先權(quán)日起十二個月;對于外觀設(shè)計專利申請來說，優(yōu)先權(quán)期限為自優(yōu)先權(quán)日起六個月。我國專利法關(guān)于優(yōu)先權(quán)期限的規(guī)定與巴黎公約一致。

3.優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)

作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先專利申請應(yīng)當符合下列要求：

(1)作為外國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請必須是針對相同主題提出的第一次申請，即首次申請。如果申請人在向我國提出專利申請之前已經(jīng)就相同主題分別向若干個國家提出了多份專利申請，則只能依據(jù)第一次提出的專利申請要求外國優(yōu)先權(quán)。這里所說的“第一次申請”并不是絕對的，按照巴黎公約的規(guī)定，在滿足下列條件的情況下，在后提出的申請也可以被視為第一次申請：第一，后來的申請與第一次申請針對的是相同的主題;第二，第一次申請未交給公眾閱覽，未遺留任何權(quán)利問題，而且在后來的申請?zhí)岢鲋耙呀?jīng)放棄、撤回或者被駁回;第三，第一次申請沒有成為要求外國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。

(2)作為外國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請必須是正規(guī)的國家申請。所謂“正規(guī)的國家申請”是指該申請是按照受理國專利法的規(guī)定提交，并被正式受理，給予了申請日。只要符合這一條件，則與該申請隨后的法律狀態(tài)無關(guān)。至于該申請是否已在該國被授予專利權(quán)，或者是否已經(jīng)撤回、駁回、分案或視為撤回，并不影響該申請作為正規(guī)的申請產(chǎn)生優(yōu)先權(quán)的效力。只要受理第一次申請的國家證明曾有這樣的申請存在并給予了申請日，就可以作為在我國要求外國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。此外，與正規(guī)的國家申請相當?shù)娜魏紊暾?，也可以作為要求?yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。例如，依照國家之間締結(jié)的雙邊或者多邊條約提出的申請，依照PCT條約提出的國際申請，依照歐洲專利公約提出的歐洲申請，以及依照外觀設(shè)計國際保存海牙協(xié)定提出的國際保存。雖然我國不是其中某些條約的締約國，但因其締約國同為巴黎公約的締約國，所以以這類申請為基礎(chǔ)要求優(yōu)先權(quán)的也應(yīng)當予以承認。

(3)作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請的類型要符合一定的要求。巴黎公約第四條(E)規(guī)定：“(1)以一項實用新型申請為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，向一個成員國提出外觀設(shè)計申請時，其優(yōu)先權(quán)期限與以一項外觀設(shè)計申請為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)時的優(yōu)先權(quán)期限相同;(2)可以以一項專利申請為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)在一個成員國提出實用新型申請，反之亦然。”這一規(guī)定表明，對于發(fā)明專利和實用新型來說，在要求優(yōu)先權(quán)時，其申請類型可以相互轉(zhuǎn)換。首次申請為發(fā)明專利的，要求優(yōu)先權(quán)的在后申請可以是實用新型申請;首次申請為實用新型的，要求優(yōu)先權(quán)的在后申請可以是發(fā)明專利申請。在這兩種情況下，優(yōu)先權(quán)期限均為12個月。對于實用新型和外觀設(shè)計來說，僅僅允許作單方向的轉(zhuǎn)換。首次申請為實用新型的，可以隨后提出一份外觀設(shè)計申清，以該實用新型申請作為其優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。但是，此時的優(yōu)先權(quán)期限為6個月。反過來，首次申請為外觀設(shè)計申請的，巴黎公約沒有規(guī)定可以轉(zhuǎn)換為實用新型申請，因此應(yīng)當理解為不允許轉(zhuǎn)換。

4.對申請主題的要求

本條規(guī)定：“又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)?！逼渲小跋嗤黝}”一詞是享受優(yōu)先權(quán)在發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容方面的要求。這一要求是理所當然的。如果在后專利申請的內(nèi)容與首次申請的內(nèi)容不同，就不能享受優(yōu)先權(quán)，否則就明顯損害了其他申請人和公眾的利益。

如何判斷在后申請與首次申請的主題是否相同?

巴黎公約第四條(H)規(guī)定：“不得以要求優(yōu)先權(quán)的發(fā)明的某些因素(elements)沒有出現(xiàn)在原始申請的權(quán)利要求書中而拒絕優(yōu)先權(quán)要求，只要該原始申請作為一個整體清楚地披露了這些因素即可?！?/p>

巴黎公約的上述規(guī)定明確了判斷主題是否相同的基本原則，其含義體現(xiàn)為如下兩個方面：

第一，對于在后申請來說，所謂“主題”是指要求獲得優(yōu)先權(quán)的“發(fā)明”(theinventionforwhichpriorityisclaimed)，更具體地說，是指在后申請的各項權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案。因此，對于在后申請來說，需要比較的“主題”既不是說明書的整體內(nèi)容，也不是一項權(quán)利要求中的某個或者某些技術(shù)特征。在判斷優(yōu)先權(quán)要求是否成立時，在后申請的每一項權(quán)利要求是判斷的最小單位，不能將一項權(quán)利要求的內(nèi)容再進一步割裂開來，得出其中某一部分技術(shù)能夠享受優(yōu)先權(quán)，另一部分技術(shù)特征不能享受優(yōu)先權(quán)的結(jié)論。

第二，對于首次申請來說，所謂“主題”是指其整個申請文件所公開的技術(shù)內(nèi)容，其中包括說明書、附圖和權(quán)利要求書。在判斷優(yōu)先權(quán)要求是否成立時，不要求在后申請的某項權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案完整地反映在首次申請的權(quán)利要求書中，只要首次申請作為一個整體披露了該項權(quán)利要求的各個因素即可。

從上面的分析可以看出，對優(yōu)先權(quán)要求成立與否在申請內(nèi)容方面的判斷方式與新穎性的判斷方式基本上相同。更具體地說，就是在判斷優(yōu)先權(quán)要求是否成立時，可以將首次申請看作一份對比文獻，用它來判斷在后申請的各項權(quán)利要求是否具有新穎性。如果判斷的結(jié)果認為在后申請的某項權(quán)利要求不具有新穎性，則該項權(quán)利要求能夠享受優(yōu)先權(quán);如果具有新穎性，則該項權(quán)利要求不能享受優(yōu)先權(quán)。

由于一份專利申請的各項權(quán)利要求的內(nèi)容是不一樣的，有的包含較少的技術(shù)特征，有的包含較多的技術(shù)特征，因此有可能出現(xiàn)在后申請的一部分權(quán)利要求能夠享受優(yōu)先權(quán)，另一部分權(quán)利要求不能享受優(yōu)先權(quán)的現(xiàn)象。這樣，就很自然地引人了部分優(yōu)先權(quán)和多項優(yōu)先權(quán)的概念。

巴黎公約第四條(F)規(guī)定：“本聯(lián)盟的任何成員國都不得以專利申請人要求多項優(yōu)先權(quán)為理由而拒絕給予優(yōu)先權(quán)或者駁回該專利申請，即使這些優(yōu)先權(quán)產(chǎn)生于不同的國家也依然如此，也不得以要求一項或者多項優(yōu)先權(quán)的專利申請中包含一個或者多個沒有記載在被要求優(yōu)先權(quán)的一份或者多份專利申請中的因素而拒絕給予優(yōu)先權(quán)或者駁回該專利申請，其條件是在上述兩種情況下該專利申請符合該成員國關(guān)于發(fā)明單一性的規(guī)定?！?/p>

申請人在提交首次申請之后，在優(yōu)先權(quán)期限之內(nèi)向其他國家申請專利時，其說明書的內(nèi)容與首次申請的說明書內(nèi)容相比有可能不完全相同。這是十分正常的事情，因為一方面申請人在此期間內(nèi)可能進一步發(fā)展其發(fā)明創(chuàng)造，從而希望在后申請中包括新發(fā)展的內(nèi)容;另一方面為了節(jié)約向外國申請專利的經(jīng)費，在符合發(fā)明單一性規(guī)定的情況下，申請人也可能將幾份在先申請的內(nèi)容合并起來形成一份專利申請。巴黎公約規(guī)定在這兩種情況下仍然可以要求并獲得優(yōu)先權(quán)，為申請人提供了很大的方便。

當在后申請又補充了新增加的內(nèi)容時，能否享受優(yōu)先權(quán)取決于其權(quán)利要求的撰寫。如果一項權(quán)利要求的內(nèi)容均為首次申請中已經(jīng)記載的內(nèi)容，則該權(quán)利要求可以享受優(yōu)先權(quán);如果一項權(quán)利要求中還包括在后申請所新增加的內(nèi)容，則該權(quán)利要求不能享受優(yōu)先權(quán)，只能以其實際申請日為申請日。在說明書增加了新內(nèi)容的情況下，申請人通常至少撰寫兩項以上權(quán)利要求，其中一項權(quán)利要求中的技術(shù)特征都是首次申請中已經(jīng)記載的特征，從而確保該項權(quán)利要求能夠享受優(yōu)先權(quán);另一項權(quán)利要求中加入新的技術(shù)特征，以體現(xiàn)在后申請增加有關(guān)內(nèi)容的意義。這就是所謂“部分優(yōu)先權(quán)”。

含有新增加內(nèi)容的權(quán)利要求不能享受優(yōu)先權(quán)，其理由是明顯的。各國專利法都有一個相同的原則，即對申請文件的修改不能超出原申請文件記載的范圍。如果允許在后申請的含有新增加內(nèi)容的權(quán)利要求也享受優(yōu)先權(quán)，則無異于在超出原申請記載范圍的情況下仍然以原申請日為申請日，這顯然違背了上述原則。在后申請作為一份單獨的申.請，應(yīng)當允許申請人增加新的內(nèi)容，但是在要求優(yōu)先權(quán)的情況下，則需要根據(jù)首次申請的內(nèi)容，分別判斷不同權(quán)利要求能否享受優(yōu)先權(quán)。這樣，就使優(yōu)先權(quán)原則和修改不得超出原申請記載范圍的原則相互統(tǒng)一起來。

當在后申請將幾份在先申請的內(nèi)容合并起來時，不同的權(quán)利要求可以享受不同在先申請的優(yōu)先權(quán)。例如，申請人在美國提交了一份有關(guān)某種新產(chǎn)品的專利申請，又在日本提出了一份關(guān)于該產(chǎn)品制造方法的專利申請，隨后在中國提交了一份關(guān)于該產(chǎn)品及其制造方法的專利申請。這時，如果在向中國提交的專利申請中包括兩項權(quán)利要求，其中一項針對該產(chǎn)品，另一項針對該制造方法，則產(chǎn)品權(quán)利要求可以享受美國申請的優(yōu)先權(quán)，方法權(quán)利要求可以享受日本申請的優(yōu)先權(quán)。這就是所謂“多項優(yōu)先權(quán)”。獲得多項優(yōu)先權(quán)的條件是：第一，在后申請的各項權(quán)利要求符合單一性的規(guī)定;第二，各份在先申請均為針對相應(yīng)內(nèi)容的首次申請;第三，各份在先申請的申請日均在優(yōu)先權(quán)期限之內(nèi)。

根據(jù)巴黎公約第四條(F)的規(guī)定可知，還允許將部分優(yōu)先權(quán)和多項優(yōu)先權(quán)結(jié)合起來。這種情況下的權(quán)利要求撰寫方式可以類推，不需再作贅述。

5.優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)讓

在要求外國優(yōu)先權(quán)時，申請人應(yīng)當向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交經(jīng)原受理機關(guān)證明的在先申請的副本。所述“原受理機構(gòu)”是指受理第一次專利申請的那個國家的專利局或者某個區(qū)域或組織的專利局。一般情況下，向中國提出的專利申請的申請人與在先提出的第一次專利申請的申請人相同。在提交的證明文件中，如果在先申請的申請人姓名或者名稱與在后申請的申請人姓名或者名稱不一致，應(yīng)當提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明。

優(yōu)先權(quán)是一種獨立的權(quán)利，雖然是根據(jù)第一次申請產(chǎn)生并依附于第一次申請，但并不是與第一次申請不可分離。在某一個締約國提出的第一次申請可以作為向所有其他締約國提出專利申請的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。由專利權(quán)的地域性所決定，向其他不同締約國提出專利申請并要求優(yōu)先權(quán)的權(quán)利可以轉(zhuǎn)讓給不同的人或者不同國家的人，但前提條件是轉(zhuǎn)讓人在進行轉(zhuǎn)讓時應(yīng)當是第一次申請的合法權(quán)利人。

6.優(yōu)先權(quán)的效力

按照巴黎公約規(guī)定，優(yōu)先權(quán)的效力主要表現(xiàn)在以下兩個方面：

(1)使他人在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)就相同主題提出的專利申請不具備專利性。在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)第三人就同一發(fā)明創(chuàng)造提出的另外一項專利申請，不能抵觸申請人在其后提出的要求優(yōu)先權(quán)的專利申請。如果兩份申請發(fā)生沖突，第三人提出的專利申請應(yīng)當予以駁回或被宣告無效。

(2)在優(yōu)先權(quán)日后，與第一次申請主題相同的發(fā)明、實用新型或外觀設(shè)計的公開發(fā)表或者公開使用，不論是申請人自己所為還是第三人所為，都不損害后來提出并享有優(yōu)先權(quán)的專利申請的新穎性和創(chuàng)造性，并且也不會給第三人帶來任何權(quán)利。

二、本國優(yōu)先權(quán)要注意什么問題

1.規(guī)定本國優(yōu)先權(quán)的原因

關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定是1992年第一次修改專利法時增加的。其原因主要有如下三點：

第一，外國申請人可以按照巴黎公約要求優(yōu)先權(quán)，并享受優(yōu)先權(quán)帶來的各種優(yōu)惠，如果本國申請人不能享受類似的待遇，則顯然處于不利地位。

第二，在1992年第一次修改專利法時，我國加入PCT條約(PCT)一事已經(jīng)列入議事日程，一旦我國成為PCT的成員國，申請人在向我國提出首次申請后，又就同一主題提出國際申請的，可以要求其在我國首次申請的優(yōu)先權(quán)。如果該國際申請指定了中國，并隨后進人中國國家階段，按照PCT條約的規(guī)定，該申請人可以用它來取代其在中國的原始申請。這種情況相當于申請人已經(jīng)享受了本國首次申請的優(yōu)先權(quán)。既然如此，如果不修改本條的規(guī)定，就會產(chǎn)生能否享受本國優(yōu)先權(quán)因申請途徑而異的不合理現(xiàn)象。

第三，本國優(yōu)先權(quán)制度在世界上許多國家的專利法中都有規(guī)定。

2.本國優(yōu)先權(quán)的作用

本國優(yōu)先權(quán)與外國優(yōu)先權(quán)一樣，可以為申請人帶來如下便利：

第一，在符合單一性要求的條件下，申請人可以通過要求本國優(yōu)先權(quán)，將若干在先申請合并在一份在后申請中，從而減少以后需要繳納的專利年費，達到節(jié)約開支的目的。

第二，申請人可以在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)實現(xiàn)發(fā)明和實用新型專利申請的互相轉(zhuǎn)換。

第三，申請人可以利用本國優(yōu)先權(quán)制度延長保護期限。即便沒有上述需要，申請人也可以在首次申請后，在優(yōu)先權(quán)期限行將屆滿前，重新提出一個與首次申請完全一致的申請，要求首次申請的優(yōu)先權(quán)，從而實際上起到將其專利權(quán)的保護期限延長一年的作用。

一種說法認為利用本國優(yōu)先權(quán)可以達到補充和完善首次申請的目的。對此，要注意避免產(chǎn)生混淆。在要求本國優(yōu)先權(quán)的在后專利申請中，申請人的確可以增加、補充首次申請中所不包括的內(nèi)容，但是如果要求保護含有新增加內(nèi)容的技術(shù)方案，也就是在某項權(quán)利要求中寫人新增加的技術(shù)特征，則該權(quán)利要求不能享受優(yōu)先權(quán)，只能以其實際申請日為準。這一點在前面解釋外國優(yōu)先權(quán)時已經(jīng)作了詳細的解釋，它同樣適用于本國優(yōu)先權(quán)。因此，對于新增加的內(nèi)容來說，在后申請與申請人另行提交一份普通的專利申請沒有什么不同。所以，當我們說利用本國優(yōu)先權(quán)可以補充完善首次申請時，其意義僅僅在于允許在后申請的說明書中寫入新的內(nèi)容。當然，即使如此，以這種方式要求本國優(yōu)先權(quán)對于申請人來說仍可能是具有某種價值的。

3.本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)

本國優(yōu)先權(quán)的適用范圍限于發(fā)明或者實用新型專利申請。外觀設(shè)計專利申請不能產(chǎn)生本國優(yōu)先權(quán)。

在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)：

(1)已經(jīng)享受過外國或者本國優(yōu)先權(quán)的，不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，這是因為作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的申請應(yīng)當是第一次申請，而已經(jīng)享受過外國或者本國優(yōu)先權(quán)的申請不符合這一要求;

(2)已經(jīng)被批準授予專利權(quán)的，不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，其目的是為了避免重復授權(quán);

(3)屬于按照規(guī)定提出的分案申請的，不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，因為分案申請是從原申請分出來的申請，原申請是第一次申請，而分案申請不是第一次申請，所以不能作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。

本國優(yōu)先權(quán)在優(yōu)先權(quán)期限、申請人要求優(yōu)先權(quán)的資格、優(yōu)先權(quán)要求成立的條件等方面與外國優(yōu)先權(quán)相同。但是應(yīng)當注意，申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺幢灰暈槌坊?，這樣規(guī)定的目的是為了避免重復授權(quán)。

4.本國優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)讓

本國優(yōu)先權(quán)與外國優(yōu)先權(quán)一樣可以轉(zhuǎn)讓，但只能連同專利申請權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。