在專利侵權(quán)案件中，被告可以提出多種抗辯，如現(xiàn)有技術(shù)抗辯、先用權(quán)抗辯、合法使用抗辯等等。由于原告提起的侵權(quán)訴訟是以專利權(quán)的有效性為前提，因此被告也可以在應(yīng)對(duì)專利侵權(quán)案件的同時(shí)，向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)（“專利復(fù)審委”）申請(qǐng)宣告原告專利無(wú)效，如該申請(qǐng)能得到專利復(fù)審委的支持，則原告的起訴將被人民法院駁回。
君合律師事務(wù)所就曾在一個(gè)專利侵權(quán)案件中，在提出其他抗辯的同時(shí)，代理客戶向?qū)＠麖?fù)審委申請(qǐng)宣告原告專利無(wú)效，并獲得了專利復(fù)審委支持，從而使人民法院駁回了原告的起訴，充分維護(hù)了客戶的利益。
一案件背景
被告美國(guó)斯多里機(jī)械設(shè)備有限公司（StolleMachineryCompany,LLC.，以下簡(jiǎn)稱“斯多里”）是世界著名的二片罐和易拉蓋生產(chǎn)設(shè)備的制造商，其產(chǎn)品包括全開蓋組合系統(tǒng)、飲料蓋組合系統(tǒng)、基本蓋系統(tǒng)、拉伸再拉伸系統(tǒng)、旋轉(zhuǎn)注膠機(jī)等等與易拉蓋生產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的設(shè)備。斯多里已有長(zhǎng)達(dá)140多年的歷史，是易拉蓋生產(chǎn)設(shè)備的鼻祖，其生產(chǎn)的設(shè)備銷往全世界，其綜合實(shí)力及市場(chǎng)占有率在二片罐和易拉蓋生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)均處于國(guó)際領(lǐng)先地位。
原告蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“斯萊克”）是一家成立于2004年1月6日在江蘇省蘇州市注冊(cè)成立的公司，主要從事易拉蓋制造行業(yè)相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、制造，生產(chǎn)、銷售易拉蓋高速生產(chǎn)線的整套設(shè)備。斯萊克的實(shí)際控制人、法定代表人曾在斯多里工作，擔(dān)任機(jī)械工程主管等職務(wù)，參與了機(jī)械自動(dòng)化設(shè)備有關(guān)的機(jī)械設(shè)計(jì)方面的工作。
經(jīng)歷了多年的發(fā)展，易拉蓋高速生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)已相當(dāng)成熟，如斯多里從1960年代就開始研發(fā)“線性輸送機(jī)構(gòu)”，并取得了大量關(guān)于工件輸送裝置的專利；另如，1981年1月27日的美國(guó)第4246815號(hào)專利文獻(xiàn)，就曾公開了易拉蓋生產(chǎn)設(shè)備中的上下驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)。
2005年4月29日，斯萊克提起名為“多工位連續(xù)級(jí)進(jìn)模的工件輸送裝置”的實(shí)用新型專利申請(qǐng)，授權(quán)公告日為2006年6月7日，專利號(hào)為ZL200520071525.0（以下簡(jiǎn)稱“斯萊克專利”）。
2011年6月7日，斯萊克向蘇州市中級(jí)人民法院提起訴訟，主張斯多里于2011年5月3日向中國(guó)出口的一套產(chǎn)品包含了其專利的全部技術(shù)特征，落入原告專利權(quán)的保護(hù)范圍，斯多里構(gòu)成使用、進(jìn)口、銷售、許諾銷售侵犯其專利權(quán)的產(chǎn)品，要求法院判令斯多里立即停止侵犯專利權(quán)的行為，銷毀侵權(quán)產(chǎn)品、宣傳資料、刪除網(wǎng)站資料，并向原告賠禮道歉，賠償損失。
二斯萊克專利相關(guān)權(quán)利要求
斯萊克明確其提起本案訴訟的依據(jù)是其專利的權(quán)利要求1。
斯來(lái)克專利的權(quán)利要求1公開了“一種多工位連續(xù)級(jí)進(jìn)模的工件輸送裝置，其特征在于：本裝置包括間歇同步驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、柔性同步輸送帶〔1〕和真空腔結(jié)構(gòu)；間歇同步驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)由主動(dòng)輪〔2〕、從動(dòng)輪〔3〕和分度間歇機(jī)構(gòu)構(gòu)成，主動(dòng)輪通過(guò)分度間歇機(jī)構(gòu)與沖床主軸傳動(dòng)連接；柔性同步輸送帶〔1〕為環(huán)狀，其左、右兩頭分別通過(guò)主動(dòng)輪〔2〕和從動(dòng)輪〔3〕張緊支撐，形成上、下兩個(gè)平面，輸送帶上平面橫向水平穿設(shè)在沖床的上、下模間，作為一工件輸送面〔4〕；沖床工作臺(tái)的下模四周包圍設(shè)有一敞口箱體〔5〕，箱體〔5〕的四壁上設(shè)有抽真空口〔6〕；所述工件輸送面〔4〕覆蓋在該箱體〔5〕的敞口處，與箱體〔5〕構(gòu)成了一個(gè)真空腔〔7〕；該真空腔〔7〕內(nèi)架設(shè)有一塊托板〔8〕，該托板〔8〕襯托在工件輸送面〔4〕下，托板〔8〕的四周設(shè)置有上下驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)；對(duì)應(yīng)于模具，柔性同步輸送帶〔1〕上開設(shè)工件定位孔〔9〕，托板〔8〕上也開設(shè)有圓孔〔10〕?！?/p>
三抗辯思路的確定
君合律師經(jīng)分析斯萊克專利及被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征，發(fā)現(xiàn)斯萊克并不能充分證明被控產(chǎn)品落入斯萊克專利的保護(hù)范圍，同時(shí)，經(jīng)與斯多里溝通，了解到斯多里在斯萊克專利申請(qǐng)日前，曾制作包含斯萊克所主張被控產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán)的所有技術(shù)特征的培訓(xùn)視頻，并向中國(guó)出口了包含斯萊克所主張被控產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán)的所有技術(shù)特征的產(chǎn)品。此外，君合律師在與斯多里進(jìn)行充分溝通、分析斯萊克專利的技術(shù)方案，并審查了40多份美國(guó)專利后，認(rèn)定斯萊克專利應(yīng)當(dāng)被判定無(wú)效。
因此，君合在專利侵權(quán)訴訟中也積極運(yùn)用多種專利抗辯策略，如不侵權(quán)抗辯、現(xiàn)有技術(shù)以及先用權(quán)抗辯等，主要主張被控侵權(quán)產(chǎn)品缺少斯萊克專利權(quán)利要求記載的必要技術(shù)特征，也不存在等同的技術(shù)特征，被控產(chǎn)品未落入斯萊克專利的保護(hù)范圍；同時(shí)，在斯萊克申請(qǐng)本案專利前，斯多里就已通過(guò)公開發(fā)表、在國(guó)內(nèi)外公開使用等方式公開被控產(chǎn)品所使用的工件輸送裝置的技術(shù)；此外，斯多里在斯萊克涉案實(shí)用新型專利申請(qǐng)日之前已經(jīng)制造同樣產(chǎn)品，享有先用權(quán)，并不構(gòu)成侵權(quán)。但就上述抗辯思路，不侵權(quán)抗辯是否成立有待法院對(duì)設(shè)備進(jìn)行勘驗(yàn)，而就現(xiàn)有技術(shù)以及先用權(quán)抗辯，斯多里難以提供充分的證據(jù)。因此，為充分保護(hù)客戶的利益，君合在代表斯多里向蘇州市中級(jí)人民法院提出上述抗辯理由外，還同時(shí)向?qū)＠麖?fù)審委提出了宣告斯萊克專利無(wú)效的請(qǐng)求。
四
第一次專利無(wú)效申請(qǐng)及專利侵權(quán)訴訟一審判決的情況
（一） 第一次專利無(wú)效申請(qǐng)的情況
2011年5月9日及2011年8月19日，君合依據(jù)在先美國(guó)專利說(shuō)明書以及中國(guó)發(fā)明專利說(shuō)明書，斯多里培訓(xùn)資料的視頻、照片和沖床系統(tǒng)手冊(cè)等證據(jù)，向?qū)＠麖?fù)審委提出了無(wú)效宣告請(qǐng)求，主要理由是斯萊克專利的權(quán)利要求不具備新穎性和創(chuàng)造性。
君合無(wú)效宣告請(qǐng)求的主要思路為，在現(xiàn)有專利文件中，檢索與斯萊克專利最為接近的專利文件，通過(guò)該專利文件，確認(rèn)其與斯萊克專利的區(qū)別技術(shù)特征。在此基礎(chǔ)上，與客戶充分溝通，確認(rèn)區(qū)別技術(shù)特征的作用，并檢索其他專利文件。通過(guò)兩個(gè)專利文件的結(jié)合，認(rèn)定斯萊克專利的權(quán)利要求1不具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步，不具備新穎性及創(chuàng)造性。
為此，君合向?qū)＠麖?fù)審委提交了兩份對(duì)比文件，對(duì)比文件1是與斯萊克專利最為接近的專利文件，通過(guò)該對(duì)比文件，確認(rèn)其與斯萊克專利權(quán)利要求1的區(qū)別技術(shù)特征為該真空腔內(nèi)架設(shè)有一塊托板，該托板襯托在工件輸送面下，托板的四周設(shè)置有上下驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)；托板上也開設(shè)有圓孔。君合與斯多里進(jìn)行了充分溝通，確認(rèn)該區(qū)別技術(shù)的托板的作用實(shí)質(zhì)上是一個(gè)脫模板，在于完成沖壓后對(duì)工件實(shí)施脫模。在此基礎(chǔ)上，君合檢索到了公開了一種脫模板并設(shè)置有上下驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的對(duì)比文件2，而在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對(duì)比文件2以及本領(lǐng)域的公知常識(shí)得到斯萊克專利權(quán)利要求1所述的技術(shù)方案對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見的。根據(jù)上述文件，君合代表客戶向?qū)＠麖?fù)審委主張斯萊克的專利不具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步，不具備新穎性及創(chuàng)造性，不符合專利法第二十二條第二、三款的規(guī)定，不符合專利授予條件。
專利復(fù)審委對(duì)君合的兩次無(wú)效宣告申請(qǐng)進(jìn)行了合并審理，并于2012年5月11日作出了審查決定。審查決定確認(rèn)斯萊克專利權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1的區(qū)別技術(shù)特征在于，對(duì)比文件1中采用多個(gè)固定的支撐導(dǎo)軌135支撐輸送帶，而斯萊克在“該真空腔〔7〕內(nèi)架設(shè)有一塊托板〔8〕，該托板〔8〕襯托在工件輸送面〔4〕下，托板〔8〕的四周設(shè)置有上下驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)；托板〔8〕上也開設(shè)有圓孔〔10〕。”審查決定確認(rèn)除上述的區(qū)別技術(shù)特征外，對(duì)比文件1公開了權(quán)利要求1其他所有的技術(shù)特征。但同時(shí)，專利復(fù)審委根據(jù)斯萊克陳述的意見，認(rèn)為斯萊克專利權(quán)利要求1中托板的作用并不是脫模，而“在于在沖壓狀態(tài)和非沖壓狀態(tài)下始終支撐輸送帶”，并由此認(rèn)定，斯萊克專利相對(duì)于對(duì)比文件1實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題是“對(duì)比文件1采用固定的支撐導(dǎo)軌135支撐輸送帶，輸送帶在沖壓過(guò)程中變形大，運(yùn)行不平穩(wěn)，上面的工件容易發(fā)生竄動(dòng)”，而并不是申請(qǐng)人所主張的工件脫模。
由于對(duì)托板作用認(rèn)識(shí)不同，專利復(fù)審委在該次審查決定中，作出了維持斯萊克專利有效的決定。
（二） 專利侵權(quán)訴訟一審判決的情況
2013年4月18日，蘇州市中級(jí)人民法院就侵權(quán)訴訟作出了一審判決，其主要內(nèi)容包括：通過(guò)對(duì)被控侵權(quán)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，其認(rèn)為依據(jù)一一對(duì)應(yīng)、全面覆蓋的比對(duì)原則，被控侵權(quán)產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)特征均落入涉及專利權(quán)利要求保護(hù)范圍；同時(shí)，就斯多里的現(xiàn)有技術(shù)抗辯，其認(rèn)為斯多里無(wú)法提供單份專利文獻(xiàn)提出系統(tǒng)比對(duì)，且斯多里向中國(guó)出口的設(shè)備的買受人確認(rèn)進(jìn)口的設(shè)備的組裝日晚于斯萊克專利申請(qǐng)日，故不支持斯多里的現(xiàn)有技術(shù)抗辯；此外，就斯多里的先用權(quán)抗辯，其雖然對(duì)斯多里在斯萊克專利申請(qǐng)日前向中國(guó)出口的設(shè)備的勘驗(yàn)結(jié)果可以確認(rèn)該設(shè)備包含了斯萊克專利的所有技術(shù)特征，但買受人未能提供原始裝配圖紙以確認(rèn)該設(shè)備的最初技術(shù)特征，故不支持斯多里的先用權(quán)抗辯。
雖然君合在訴訟過(guò)程中，曾與斯多里就證據(jù)情況進(jìn)行全面的溝通，但由于斯多里確實(shí)無(wú)力提供其他證據(jù)，君合在專利侵權(quán)訴訟一審中所提出的不構(gòu)成侵權(quán)的抗辯，未得到法院的支持。
五第二次專利無(wú)效申請(qǐng)及專利侵權(quán)訴訟二審判決的情況
（一） 第二次專利無(wú)效申請(qǐng)的情況
因第一次審查決定認(rèn)為其專利權(quán)利要求1中托板的作用“在于在沖壓狀態(tài)和非沖壓狀態(tài)下始終支撐輸送帶”，斯萊克在口審中也認(rèn)可這一內(nèi)容，因此，君合再次與斯多里進(jìn)行有效溝通，并重新檢索了大量專利文件，最終發(fā)現(xiàn)了在斯萊克專利申請(qǐng)日前獲得授權(quán)的、且包含“通過(guò)彈簧在沖壓狀態(tài)和非沖壓狀態(tài)下始終支撐輸送帶的托板”這一技術(shù)的美國(guó)專利文件。
在此基礎(chǔ)上，君合于2012年11月21日代表客戶再次向?qū)＠麖?fù)審委提出了宣告斯萊克專利無(wú)效的申請(qǐng)。因君合提交的這一新的對(duì)比文件公開了上述區(qū)別技術(shù)特征，且該新的對(duì)比文件對(duì)于斯萊克自認(rèn)且在先審查決定認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征存在技術(shù)啟示，故專利復(fù)審委支持了申請(qǐng)人的請(qǐng)求，于2013年7月16日作出了審查決定，宣告斯萊克專利權(quán)利要求1無(wú)效。
（二） 專利侵權(quán)訴訟二審判決的情況
2013年5月16日，君合代表斯多里就專利侵權(quán)訴訟提起了上訴。因?qū)＠麖?fù)審委于2013年7月16日作出宣告斯萊克專利權(quán)利要求1無(wú)效的審查決定，而斯萊克專利權(quán)利要求1是其提起專利侵權(quán)訴訟的基礎(chǔ)，因此斯萊克的起訴已缺乏權(quán)利基礎(chǔ)，故江蘇省高級(jí)人民法院于2013年11月5日作出了民事裁定書，裁定駁回斯萊克的起訴。
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