無效宣告請求書與意見陳述書代理實務(wù)
第一部分：無效宣告請求書
一、無效宣告請求的提出
1、無效宣告請求人的資格
無效程序是應(yīng)請求人的請求而啟動的，具備民事訴訟主體資格的任何單位和個人包括專利權(quán)人本人都可以提出無效宣告請求（A45）。
n 專利權(quán)人針對其專利權(quán)提出無效宣告請求的，只能請求宣告專利權(quán)部分無效、所提交的證據(jù)應(yīng)當是公開出版物，否則無效宣告請求不予受理。
n 一件無效請求只允許一個請求人，多個請求人共同提出的，不予受理。
n 以外觀設(shè)計專利與他人在先合法權(quán)利相沖突為由請求無效的，請求人應(yīng)當是在先權(quán)利人或利害關(guān)系人。
2、無效宣告請求客體
n 無效宣告請求的客體應(yīng)當是國務(wù)院專利行政部門已經(jīng)公告授權(quán)的專利。
n 注意：
n 可以針對權(quán)利要求書中的部分權(quán)利要求提出無效宣告請求
n 對于已經(jīng)被生效決定部分無效的專利權(quán)，只能針對被維持有效的權(quán)利要求提出無效宣告請求
n 對因未繳費等原因被終止或?qū)＠麢?quán)人自聲明之日起放棄的專利權(quán)也可以提出無效宣告請求
n 一事不再理
3、無效宣告的理由－法律依據(jù)（R62.2）
n 專利的主題不符合發(fā)明、實用新型或外觀設(shè)計的定義（A2）
n 專利的主題違反法律、社會公德或者妨害公共利益；依賴遺傳資源完成的發(fā)明，遺傳資源的獲取或利用違反法律、行政法規(guī)（A5）
n 專利的主題屬于不授予專利權(quán)的范圍（A25）
n 違反保密審查規(guī)定，將在中國完成的發(fā)明向外國申請專利（A20.1）
n 發(fā)明、實用新型專利不具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性（A22）
n 外觀設(shè)計專利屬于現(xiàn)有設(shè)計或同樣的外觀設(shè)計專利申請；或者與現(xiàn)有設(shè)計或現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比沒有明顯區(qū)別；或者與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突（A23）
n 專利說明書沒有充分公開發(fā)明或者實用新型（A26.3）
n 專利權(quán)利要求書沒有以說明書為依據(jù)，未清楚地限定要求保護的范圍（A26.4）
n 外觀設(shè)計專利的圖片或照片未清楚地顯示要求保護的產(chǎn)品的外觀設(shè)計（A27.2）
n 專利的獨立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征（R20.2）
n 修改超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，或者原圖片或照片表示的范圍（A33）
n 分案申請超出原申請記載的范圍（R42.1）
n 專利屬于重復(fù)授權(quán)（A9）
4、無效宣告請求的提出
n 提出無效宣告請求應(yīng)提交的文件
n 無效宣告請求書
n 必要的證據(jù)
n 其他附件
n 提交文件的形式要求
n 無效宣告請求書和證據(jù)應(yīng)一式兩份（R62.1）
4、無效宣告請求的提出
n 提出無效宣告請求時應(yīng)注意的問題：
n 在無效宣告請求書中，應(yīng)具體陳述無效宣告請求的范圍、和理由，其中應(yīng)將專利法及其實施條例中有關(guān)的項、款、條作為獨立的理由提出。
n 應(yīng)當提交與無效宣告理由相對應(yīng)的證據(jù)以證明其主張，并結(jié)合證據(jù)予以具體論述。
n 例如，以不具備創(chuàng)造性為由并提交有多篇對比文件的，應(yīng)指明最接近的對比文件和具體對比方式。
n 對于少數(shù)不需要提交證據(jù)證明的情況，必須充分說明提出無效宣告請求所涉4、無效宣告請求的提出
n 提出無效宣告請求時應(yīng)注意的問題：
n 主張技術(shù)方案或特征屬于本領(lǐng)域公知技術(shù)的，最好也能提交證據(jù)予以證明。
n 提交外文證據(jù)的，應(yīng)提交其使用部分的中文譯文。譯文提交的期限適用該證據(jù)的舉證期限。
n 請求人可以在提出無效宣告請求之日起一個月內(nèi)增加理由或者補充證據(jù)（R64）。請求人應(yīng)充分利用該機會，對于提出請求時未具體陳述的理由，及時進行補充。
n 及的具體事實、不符合有關(guān)規(guī)定的具體理由。
二、正確選擇請求宣告專利權(quán)無效的法律依據(jù)
1、法律依據(jù)的理解與選擇
n 專利法第2條
n 其中的“新的技術(shù)方案”、“新設(shè)計”是對專利客體的一般性定義，不是判斷發(fā)明或?qū)嵱眯滦腿砸约巴庥^設(shè)計專利性的具體審查標準。
n 對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，依?jù)該法條主要審查是否屬于保護客體。新穎性、創(chuàng)造性和實用性應(yīng)當依據(jù)專利法第22條提出無效宣告請求。
n 對于外觀設(shè)計，依據(jù)該法條主要審查保護客體和能否適于工業(yè)應(yīng)用。專利性應(yīng)當依據(jù)專利法第23條提出無效宣告請求。
l 對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)。對違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)（A5）
n 法律，是指全國人大及其常委會制定和頒布的法律。不包括行政法規(guī)和規(guī)章。
n 不包括本身不違法，但被濫用而違法的。
n 不包括僅其實施為國家法律所禁止的（R10）。如：武器
n 不包括因濫用而可能造成妨害公共利益，或在產(chǎn)生積極效果的同時存在某種缺點的。
l 專利法第25條中的智力活動的規(guī)則和方法是指導(dǎo)人們進行思維、表述、判斷和記憶的規(guī)則和方法。
n 既沒有采用技術(shù)手段或利用自然法則，也未解決技術(shù)問題和產(chǎn)生技術(shù)效果，因而不構(gòu)成技術(shù)方案。
n 如果一項權(quán)利要求僅僅涉及智力活動的規(guī)則和方法，則屬于專利法第25條不授予專利權(quán)的范疇。
n 如果一項權(quán)利要求既包含智力活動的規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則就整體而言，不能將其認定為智力活動的規(guī)則和方法。
n 兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人（A9.2）。
n 當對比文件是現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計時，應(yīng)以專利法第22條第2款或第23條第1款提出無效宣告請求。
n 當對比文件申請在先公開在后時，對比文件構(gòu)成抵觸申請，應(yīng)依據(jù)專利法第22條第2款或第23條第1款提出無效宣告請求。
n 同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)（A9.1）。
n 對于申請日不同的兩件以上的專利，應(yīng)以專利法第22條第2款或第23條第1款提出無效宣告請求。
n 對于申請日相同的兩件以上的專利，不能依據(jù)專利法第22條第2款或第23條第1款進行審查的，適用該法條。
n 對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，是指兩件以上專利中存在保護范圍相同的權(quán)利要求。
n 對于外觀設(shè)計，是指兩件以上外觀設(shè)計專利相同或?qū)嵸|(zhì)相同。
n 新穎性和創(chuàng)造性（A22.2和A22.3）。
n 區(qū)別程度不同: 新穎性—是否相同的比較
創(chuàng)造性—差異大小的區(qū)別
n 比較對象不同: 新穎性—現(xiàn)有技術(shù)+抵觸申請
創(chuàng)造性—現(xiàn)有技術(shù)
n 比較方式不同: 新穎性—單獨對比
創(chuàng)造性—可以組合對比
n 實用性和公開不充分（A22.4和A26.3）。
n 實用性強調(diào)能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或使用，即具有在產(chǎn)業(yè)上被制造或使用的可能性，是一種理論上的可實施性。具有實用性不能違背自然規(guī)律并應(yīng)具有再現(xiàn)性。不具備實用性是由技術(shù)方案本身固有的缺陷引起的，與說明書的公開程度無關(guān)。
n 實用性的審查以整個申請所公開的整體技術(shù)內(nèi)容為依據(jù)，不僅僅局限于權(quán)利要求書
n 實用性與發(fā)明創(chuàng)造的歷程或是否已實施無關(guān)
n 充分公開中的“能否實現(xiàn)”取決于說明書的公開程度，即不能實現(xiàn)是由于說明書沒有充分公開所需要的技術(shù)內(nèi)容導(dǎo)致的本領(lǐng)域技術(shù)人員不能實現(xiàn)。
n 專利法實施條例第20條第2款
n 必要技術(shù)特征是指發(fā)明或者實用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成區(qū)別于背景技術(shù)的其他技術(shù)方案。
n 必要技術(shù)特征的判斷：應(yīng)從所要解決的技術(shù)問題出發(fā)，并考慮說明書描述的整體內(nèi)容，不應(yīng)簡單地將優(yōu)選實施例中的技術(shù)特征直接認定為必要技術(shù)特征。
n 申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍（A33）。
n 專利法第33條是一個重要的無效理由，應(yīng)充分利用，事半功倍。
n 實用新型和外觀設(shè)計可通過查閱案件獲取原專利申請文件。
n 發(fā)明一般可參考公開文本初步進行判斷，必要時，通過查閱案件的方式獲取原專利申請文件。
2、應(yīng)當注意的問題:
n 無效宣告理由的法律依據(jù)所述的內(nèi)容、法律適用性各有不同，但它們是有關(guān)聯(lián)的，對某一具體事實來說可能會適用其中不止一個條款，請求人出于其對法律的理解以及不同的考慮，也會就同樣的事實以不同的條款提出無效宣告請求。
n 一項專利權(quán)存在多種屬于前述條款規(guī)定的范圍的無效理由的，專利代理人應(yīng)當認真權(quán)衡分析，選擇其中最有說服力、請求無效成功可能性最大的理由，突出予以闡述，避免平均使用筆墨，缺乏重點。
三、有針對性地進行論述
1、基本要求
n 無效宣告請求書應(yīng)當針對專利文件進行準確、具體的分析，具體指明其存在何種不符合專利法及其實施條例有關(guān)規(guī)定的缺陷，并詳細論述不符合有關(guān)規(guī)定的理由。
n 無效宣告請求書應(yīng)當避免強詞奪理，避免僅僅提出請求無效的主張而沒有針對性，或者羅列有關(guān)證據(jù)而沒有具體分析說理。
n 無效宣告請求書應(yīng)當詞語規(guī)范，有理有據(jù)，條理清晰。
2、有針對性評述的具體內(nèi)容和步驟
（1）首先應(yīng)當明確無效宣告請求的法律依據(jù)（無效理由）、該理由所涉及的權(quán)利要求，以及所依據(jù)的證據(jù)。
例1：權(quán)利要求1相對于證據(jù)1和證據(jù)2的結(jié)合不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。
例2：證據(jù)1－5構(gòu)成一條完整的證據(jù)鏈證明本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案在申請日前已公開使用而喪失新穎性，不符合專利法第22條第2款的規(guī)定。
（2）針對每一項無效理由具體陳述。
n 首先明確相關(guān)的法律規(guī)定及其解釋；
n 事實認定，包括：
n 專利中相關(guān)事實的認定；
n 證據(jù)中相關(guān)事實的認定；
2、有針對性評述的具體內(nèi)容和步驟
n 專利中相關(guān)事實的認定
n 明確無效宣告請求針對的專利存在可以作為無效宣告請求理由提出的缺陷，具體事實。
n 證據(jù)中相關(guān)事實的認定
n 具體分析所提出證據(jù)的真實性、合法性以及與上述待證事實的關(guān)聯(lián)性，即說明證據(jù)如何證明所述事實。
n 客觀陳述證據(jù)揭示的內(nèi)容，必要時指出具體出處，如書證的頁碼、行、圖、表等。
（3）在事實認定的基礎(chǔ)上，對相關(guān)法律規(guī)定的適用進行具體分析。得出所主張的涉案專利不符合相關(guān)法律規(guī)定的結(jié)論。
3、應(yīng)當注意的問題
n 如果認為專利存在不屬于專利保護客體的問題，一般應(yīng)首先提出此無效理由。
n 以不符合專利法第26條第3、4款、第33條以及實施條例第20條第2款等理由請求宣告專利權(quán)無效的，應(yīng)具體指明案件不符合上述條款的具體事實，只籠統(tǒng)提出哪一項權(quán)利要求不符合上述條款是不夠的。
n 有理有據(jù)，在充分舉證的基礎(chǔ)上，合理地運用證據(jù)。對于所稱的公知技術(shù)也應(yīng)當舉證證明或充分說理。
n 不需要提交證據(jù)支持的一般是：眾所周知的事實、自然規(guī)律及定律、按照法律規(guī)定推定的事實以及根據(jù)日常生活經(jīng)驗法則推定的事實。
n 對于不能單獨使用、需要與其他證據(jù)形成證據(jù)鏈證明某一事實的，還應(yīng)具體分析不同證據(jù)之間如何彼此關(guān)聯(lián)，形成完整的證據(jù)鏈證明待證事實成立。
n 對于以專利權(quán)不具備新穎性和創(chuàng)造性等理由請求宣告無效的，應(yīng)當通過技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的對比，論述理由。
n 以專利不具備創(chuàng)造性為理由請求宣告無效的，除了論證現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合能夠覆蓋專利權(quán)利要求記載的技術(shù)特征之外，還應(yīng)當著重分析為什么其結(jié)合對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的。
4、以新穎性為理由進行針對性論述時應(yīng)包含的內(nèi)容
（1）新穎性的法律規(guī)定及其解釋
（2）明確該無效宣告理由涉及的權(quán)利要求
（3）明確所使用的證據(jù)（對比文件）
u申請日之前的公開出版物
u申請日之前使用公開的證據(jù)
u申請日之前以其他方式公開的證據(jù)
u在先申請在后公開的中國專利申請文件
（4）對比文件所公開的內(nèi)容
u直接使用對比文件中的用語，有相應(yīng)圖標的應(yīng)引用圖標。避免直接使用涉案權(quán)利要求中的用語來描述對比文件公開的內(nèi)容
u說明所引用內(nèi)容的具體出處（包括在對比文件文字部分的記載位置以及所使用的附圖標號，有中文譯文直接指出所引用內(nèi)容在譯文中出現(xiàn)的位置）
u在描述方式上應(yīng)當區(qū)分在對比文件中有直接文字記載的內(nèi)容，以及文字部分雖沒有涉及但認為從圖中能夠得出的內(nèi)容
u對于所引用的對比文件不同部分所公開的內(nèi)容非明顯屬于同一技術(shù)方案的情形，應(yīng)當說明認為各部分內(nèi)容屬于同一技術(shù)方案的理由
（5）權(quán)利要求和對比文件所公開內(nèi)容的對比
a、技術(shù)方案
u權(quán)利要求和對比文件中用語相差較大時，應(yīng)明確二者之間的對應(yīng)關(guān)系
u當存在區(qū)別，但認為區(qū)別是慣用手段的直接置換時，應(yīng)說明理由
u權(quán)利要求中存在多個必須分開的并列技術(shù)方案時，應(yīng)分別進行評述。
b、所屬技術(shù)領(lǐng)域
c、解決的技術(shù)問題
d、技術(shù)效果
（6）結(jié)論性意見
5、以創(chuàng)造性為理由進行針對性論述時應(yīng)包含的內(nèi)容
（1）創(chuàng)造性的法律規(guī)定及其解釋
（2）明確該無效宣告理由涉及的權(quán)利要求
（3）明確所使用的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)（對比文件）
u申請日之前的公開出版物
u申請日之前使用公開的證據(jù)
u申請日之前以其他方式公開的證據(jù)
u明確評述方式
u有多篇對比文件的，指明最接近的對比文件
u明確單獨使用還是結(jié)合其他對比文件或結(jié)合公知常識進行評述
（4）最接近對比文件所公開的內(nèi)容
u直接使用對比文件中的用語，有相應(yīng)圖標的應(yīng)引用圖標。避免直接使用涉案權(quán)利要求中的用語來描述對比文件公開的內(nèi)容
u說明所引用內(nèi)容的具體出處（包括在對比文件文字部分的記載位置以及所使用的附圖標號，有中文譯文直接指出所引用內(nèi)容在譯文中出現(xiàn)的位置）
u在描述方式上應(yīng)當區(qū)分在對比文件中有直接文字記載的內(nèi)容，以及文字部分雖沒有涉及但認為從圖中能夠得出的內(nèi)容
（5）權(quán)利要求和最接近對比文件所公開內(nèi)容的對比
u找出權(quán)利要求的區(qū)別技術(shù)特征,確定其實際解決的技術(shù)問題
6、以權(quán)利要求得不到說明書支持為理由（A26.4）進行針對性論述時應(yīng)包含的內(nèi)容
（1）指出權(quán)利要求中得不到說明書支持的具體技術(shù)特征
（2）描述說明書對相關(guān)內(nèi)容的記載
（3）結(jié)合說明書對相關(guān)內(nèi)容的記載以及本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所應(yīng)具有的普通技術(shù)常識具體分析權(quán)利要求中的特征得不到說明書支持的理由
（4）結(jié)論性意見
7、以權(quán)利要求不清楚為理由（A26.4）進行針對性論述時應(yīng)包含的內(nèi)容
（1）具體指出權(quán)利要求不清楚的技術(shù)特征
（2）具體分析為何導(dǎo)致權(quán)利要求保護范圍不清楚
（3）結(jié)論性意見
8、以缺少必要技術(shù)特征為理由進行針對性論述時應(yīng)包含的內(nèi)容：
（1）指出本專利所要解決的技術(shù)問題（發(fā)明目的）
（2）結(jié)合說明書的整體內(nèi)容，考慮說明書對發(fā)明效果的描述，進而明確本專利為解決技術(shù)問題所采取的技術(shù)手段
（3）具體分析哪些技術(shù)特征是解決該技術(shù)問題的必要技術(shù)特征
（4）結(jié)論性意見
9、以不符合A26.3為理由進行針對性論述時應(yīng)包含的內(nèi)容
（1）權(quán)利要求的技術(shù)方案、要解決的技術(shù)問題；
（2）針對要解決的技術(shù)問題，指出說明書中哪里不清楚，分析為何導(dǎo)致無法實施
u只給出任務(wù)或設(shè)想，未給出能夠?qū)嵤┑募夹g(shù)手段
u給出的是含糊不清的技術(shù)解決手段
u給出的手段不能解決技術(shù)問題
u方案必須依賴實驗結(jié)果加以證實
（3）結(jié)論性意見
第二部分針對無效宣告請求書的意見陳述書
一、正確分析無效宣告請求書和請求人所提供的證據(jù)
n 答辯之前，認真閱讀、理解無效宣告請求書，分析無效宣告請求的理由。
n 法律依據(jù)？
n 每一項理由涉及的權(quán)利要求？
n 每一項理由所依據(jù)的證據(jù)？
n 無效宣告請求理由是否成立？
1、無效理由：全面了解請求宣告專利權(quán)無效的理由，準確判斷其是否屬于專利法實施條例第62條第2款規(guī)定的范圍。
2、核實請求人提供的支持其無效主張的所有證據(jù)是否屬實；核實證據(jù)與案件事實之間的關(guān)聯(lián)性，主張的事實是否成立。
3、若證據(jù)所證事實成立，對其與無效請求理由之間是否存在因果關(guān)系做出正確判斷。
二、確定適當?shù)膽?yīng)對策略，有針對性地反駁
1、意見陳述書
（1）填寫表格
n 正確填寫“復(fù)審、無效請求意見陳述書”表格中的各項內(nèi)容，特別是“案件的編號”（見受理通知書）。
n 當針對本專利有多個無效宣告請求時，特別要注意區(qū)分該意見陳述書是針對哪個請求人的。
（2）意見陳述書正文
n 詞語規(guī)范，有理有據(jù)，條理清楚，邏輯清晰。
n 意欲維持專利權(quán)全部有效的，意見陳述書應(yīng)當對所有無效宣告理由和證據(jù)予以回答。
n 意欲維持專利權(quán)部分有效的，意見陳述書應(yīng)當著重對相關(guān)的無效宣告理由和證據(jù)予以回答，或者修改權(quán)利要求書。
n 答辯意見包括的內(nèi)容：
n 針對無效請求人的具體意見所涉及的法律問題，提出對相關(guān)法律條款的正確理解。
n 對相關(guān)事實的認定（包括證據(jù)認定的事實，也包括對專利相關(guān)技術(shù)內(nèi)容的認定），如果請求人對相關(guān)事實的認定錯誤，應(yīng)明確指出，并提出專利權(quán)人認為正確的事實認定。
n 最后對該案件中所涉及的相關(guān)問題結(jié)合相關(guān)的法律適用進行分析，從而得出該專利符合相關(guān)法律規(guī)定的結(jié)論。
2、針對請求人證據(jù)的反駁
（1）請求人提交的證據(jù)是否超過舉證期限
（2）針對證據(jù)本身的反駁
n 真實性
n 關(guān)聯(lián)性
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